Регистрации подлежит отчуждение, залог, предоставление права использования исключительных прав, но не договор

Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога.

При залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334 – 358 ГК РФ и Закона Российской Федерации от 29.05. 1992 № 2872-1 «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Такие особенности установлены статьей 1232 ГК РФ, определяющей случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а также пунктом 5 статьи 1233 Кодекса, в силу которого в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Предмет договора о залоге исключительного права

В качестве предмета залогане могут выступать личные неимущественные права, а имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на наименование места происхождения товаров.

Предмет договора о залоге исключительного права (статьи 336, 339 ГК РФ) определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Также в договоре о залоге должно быть определено: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, приведенные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 Кодекса.
Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в порядке, установленном статьей 349 ГК РФ.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно по правилам пункта 2 статьи 349 ГК РФ как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.

Условия договора о залоге исключительного права

В договоре залога исключительных прав наряду с традиционными существенными условиями (п. 1 ст. 339 ГК РФ) должны быть указаны и другие условия, приобретающие характер существенных для данного залога:

  • характеристика исключительного права либо права использования по лицензии результата интеллектуальной или приравненной к ней деятельности (в отношении произведения – обнародовано оно или нет) и основание его приобретения, срок действия права, а также обязанность залогодателя поддерживать существование исключительных прав в пределах этого срока (например, уплачивать патентные пошлины), принимать меры для защиты заложенного права. Срок действия права установлен законом либо в пределах этого срока – лицензионным договором;
  • при залоге прав использования, приобретенных по лицензионному договору, в договоре залога должен быть указан лицензиар, согласие которого необходимо для залога, а также другие характеристики права: территория его действия, способы использования, характер передаваемых прав, виды товаров, работ и услуг (если предметом залога являются исключительные права на товарный знак), указание в лицензионном договоре на возможность предоставления сублицензии;
  • в случае, если в залог передаются права, приобретенные по договору, необходимо указать те обязанности, которые еще не исполнены залогодателем по данному договору (например, обязанность выплаты авторского вознаграждения).

Часто задаваемые вопросы про договоры: лицензия и отчуждение исключительных прав

Договор отчуждения подразумевает полную передачу прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД) другому лицу, то есть изменяется его правообладатель.

В рамках лицензионного договора лицензиар предоставляет возможность лицензиату использовать права на РИД в таком объеме, в каком это указано в соглашении.

При этом правообладатель остается тот же, что и раньше, до заключения договора.

Другим отличием этих двух соглашений является то, что лицензионный договор заключается на определенный срок, по истечении которого правообладатель вновь может использовать свои права на РИД, а по договору отчуждения передача прав осуществляется сразу и навсегда.

Лицензию можно заключить в 2 формах:

исключительной и неисключительной.

Исключительной В случае передачи прав производится только одному контрагенту, а правообладатель временно перестает использовать РИД (если в договоре не указано иное). Неисключительной Во этом случае правообладатель может выдавать лицензии нескольким лицам, а те, в свою очередь, могут предоставлять сублицензии (заключать сублицензионные договоры).

Как подтвердить свое право автора для заключения договора?

Согласно ст. 1259, авторские права возникают в момент создания произведения и не требуют какой-либо обязательной регистрации.

Это положение распространяется на научные, литературные, художественные произведения и объекты прав, смежных с авторскими (фонограммы, радио-, телепередачи, базы данных, исполнительская деятельность).

Единственным требованием к ним является то, что они должны быть выражены в какой-либо материальной форме (на бумаге, электронном носителе, в виде скульптуры и так далее). Программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем можно зарегистрировать на добровольной основе в ФГБУ «ФИПС».

Подтверждение прав на товарные знаки, наименования мест происхождения товаров (НМПТ), географические указания (ГУ), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения осуществляется при помощи регистрации в органах государственной власти. Правообладателю при этом выдается патент или свидетельство.

Когда можно не заключать договор?

Передача исключительных прав на программы для ЭВМ, топологии, интегральных микросхем и баз данных может производиться без договора. Если они зарегистрированы в «Роспатенте», то требуется внесение изменений о собственнике.

Договор не нужен тогда, когда права передаются в результате реорганизации юридического лица. В этом случае также необходимо изменить информацию о правообладателе в ФГБУ «ФИПС».

Обязательна ли регистрация лицензионного договора?

Если результаты интеллектуальной деятельности подлежат регистрации в органах государственной власти, то это требуется и в отношении лицензионного договора. Так, необязательно регистрировать соглашения для объектов авторских и смежных прав, перечисленных выше, а также ноу-хау (секретов производства).

Нужно ли предоставлять договор в «Роспатент»?

Оригинал соглашения прилагать к заявке необязательно. Если разглашение полного текста договора нежелательно, то вместо него могут использоваться следующие виды документов:

  • уведомление о распоряжении исключительным правом, подписанное обеими сторонами соглашения;
  • нотариально заверенная выписка из договора.

Как долго производится регистрация?

Длительность регистрации лицензионного договора по нормативам составляет 2 месяца. Если у специалистов «Роспатента» возникнут какие-либо вопросы, требующие уточнения, то этот срок может увеличиться. Предоставление полного пакета документов, заполненных по всем правилам, позволяет сократить длительность государственной регистрации.

Размер основных пошлин составляет следующие значения:

Для изобретений, промышленных образцов и полезных моделей 3 300 рублей
Для товарных знаков и знаков обслуживания 13 500 рублей
Для топологий интегральных микросхем 5 000 рублей
Для концессионных договоров 3 300 рублей
для программ ЭВМ, топологий и баз данных, права на которые передаются без договора 800 рублей
для зарегистрированных программ ЭВМ и баз данных, права на которые передаются по договору 2 600 рублей
(последние 2 пункта – на основании ст. 333.30 НК РФ).

Если соглашением предусмотрена передача прав на несколько таких объектов, то платеж увеличивается; при подаче заявки через электронные сервисы – снижается на 30%. С полным перечнем госпошлин можно ознакомиться на сайте «Роспатента».

Нужно ли прикладывать документ об оплате пошлины к заявлению?

Прикладывать к заявке платежный документ необязательно, так как сотрудники «Роспатента» могут проверить факт уплаты по реквизитам заявителя. В платежном документе необходимо указать вид услуги, за который производится оплата. Его наличие в заявочном пакете документов поможет ускорить процедуру регистрации.

Какие условия нужно обязательно прописать в лицензионном договоре?

Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при заключении договора, следующие:

  • Предмет соглашения – передача исключительных прав на конкретный объект интеллектуальной собственности. Если он зарегистрирован в «Роспатенте» (или «Госорткомиссии» для селекционных достижений), то необходимо указать его регистрационный номер.
  • Объем передаваемых прав и способы использования РИД (прокат, воспроизведение, производство продукции, экспорт, хранение, продажа и другие), а также временные и территориальные рамки. Отсутствие запрета на использование РИД каким-либо образом не является разрешением на это действие. Если не очерчен срок и территория действия прав, то лицензионный договор по умолчанию считается заключенным на 5 лет и распространяется на всю территорию России.
  • Размер вознаграждения, порядок расчетов (единовременный платеж или роялти, срок оплаты).

Кто может подать заявление на регистрацию?

Заявление на регистрацию может подать одна из сторон договора, патентный поверенный или другой законный представитель (например, заместитель директора организации), действующий на основании нотариально заверенной доверенности.

Нотариальная доверенность необходима также для патентного поверенного, специализация которого не совпадает с объектом договора. Например, если он сдал квалификационный экзамен по специализации «Товарные знаки», а передача прав осуществляется на изобретение или полезную модель.

Возможна ли безвозмездная передача прав?

Лицензионный договор может быть безвозмездным. При этом обязательно должно быть соответствующее указание в соглашении. Если оно отсутствует и не описан размер и порядок выплаты вознаграждения, то договор считается незаключенным.

Следует учитывать, что в соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ, дарение между коммерческими организациями не допускается (для подарков, сумма которых не превышает 3 тыс. руб.). Также по п.3.1 ст. 1234 ГК РФ запрещено безвозмездное отчуждение прав на РИД между коммерческими организациями.

С другой стороны, средства индивидуализации предпринимательской деятельности (товарные знаки, НМПТ, ГУ) по российскому законодательству не могут принадлежать физическим лицам. Их владельцами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Читайте также:  Долгосрочные договоры аренды недвижимости по-прежнему придется регистрировать

У юридического лица, правообладателя РИД, изменилось наименование (место нахождения). Нужно ли перед заключением договора вносить изменения в патент/свидетельство?

Согласно требованиям ст.

1232 и 1505 ГК РФ правообладатель обязан информировать «Роспатент» об изменениях основных сведений, к которым относятся: название организации, ФИО для физического лица, адрес местонахождения, места жительства, адрес для переписки.

При их несовпадении в государственном реестре и в заявлении, поданном для регистрации договора, заявитель получит отказ. Сведения в заявке также должны соответствовать записям в ЕГРЮЛ для юридических лиц.

Изменение данных в государственных реестрах производится по заявлению установленного образца и после уплаты соответствующей государственной пошлины. Срок проведения такой процедуры составляет 2 месяца.

Как передать права на товарный знак?

Согласно ст. 1489 ГК РФ, в отношении товарных знаков также заключаются лицензионные договоры, предоставляющие право на их использование в определенных пределах и на территории, указанной в соглашении.

Особенностью таких договоров является то, что в них необходимо уточнить перечень товаров по классификатору МКТУ, в отношении которых разрешено использование обозначения.

Также лицензиат обязан обеспечить качество выпускаемой продукции, которая маркируется данным товарным знаком, а лицензиат имеет право контролировать исполнение этого обязательства.

Для полной передачи прав на товарный знак оформляется договор отчуждения. Заключение такого соглашения является незаконным, если существует возможность введения потребителя в заблуждение, например, если у правообладателя остается фирменное наименование, сходное с отчуждаемым товарным знаком.

Что нельзя передать по договору?

Передача исключительных прав не предусмотрена на следующие объекты РИД:

  • Фирменное наименование, так как под ним может выступать только одно юридическое лицо. Оно вносится в государственный реестр – ЕГРЮЛ и учредительные документы организации.
  • Наименования мест происхождения товаров и географические указания, так как товары, выпускаемые под данными обозначениями, «привязаны» к определенной территории, от которой зависит качество или уникальные свойства продукции.
  • Коммерческие обозначения (их можно передать в рамках договора концессии или аренды предприятия).
  • Объекты, представляющие собой государственную тайну, они также не подлежат государственной регистрации.

Торговля лицензиями в мировой практике уже давно стала эффективным инструментом для промышленного освоения научно-технических достижений. Продажа-покупка исключительных прав может осуществляться также во внешнеторговых сделках, при выходе на рынки других стран.

Ошибки при заключении договоров отчуждения или предоставления лицензии могут привести к возникновению судебных споров, материальному ущербу для обеих сторон соглашения, потере прав на изобретения и другие объекты РИД.

Поэтому для проработки договоров и их регистрации в «Роспатенте» рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам и патентным поверенным.

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права без договора

Постановлением Правительства РФ от 24.12.

2008 № 1020 утверждены Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ и базу данных. Они устанавливают порядок и условия государственной регистрации как договоров о распоряжении исключительным правом, так и перехода без договора исключительного права на соответствующие объекты интеллектуальной собственности[1].

Государственной регистрации подлежат не только собственно договоры о полном отчуждении исключительного права, но и договоры о залоге (последующем залоге), а также о предоставлении права использования ряда объектов, включая секретные изобретения, а также изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, и расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом.

Правила предусматривают предоставление на регистрацию документов, снабженных необходимыми подписями сторон или компетентных должностных лиц. Для регистрации представляются подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии, относящиеся к зарегистрированным изобретениям и другим объектам.

Сведения о правообладателе, предмете договора (номер патента, срок действия исключительного права и т.п.) и его сторонах должны соответствовать сведениям, имеющимся в соответствующих государственных реестрах (изобретений, полезных моделей, НМПТ и др.).

Кроме того, государственная регистрация договоров и изменений в них, а также перехода исключительного права без договора производится, если:

  • – в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных или предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
  • – в договоре не содержится внутренних противоречий;
  • – права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав;
  • – при расторжении договора в одностороннем порядке в договоре содержится положение о возможности такого порядка расторжения договора.

Для государственной регистрации договоров, изменений, касающихся существенных условий зарегистрированных договоров, а также расторжения зарегистрированных договоров гражданин или юридическое лицо, являющиеся стороной договора, либо их представитель подают следующие документы:

  • а) заявление о государственной регистрации;
  • б) договор в двух экземплярах;
  • в) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;
  • г) копию договора (незаверенную).

Для государственной регистрации договора об отчуждении патента на изобретение, в отношении которого имеется публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение, также представляется документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель), являющийся автором изобретения.

Для государственной регистрации расторжения зарегистрированного договора в одностороннем порядке гражданин или юридическое лицо, являющиеся стороной договора, либо их представитель подают следующие документы:

  • – заявление о государственной регистрации;
  • – документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

В случае расторжения зарегистрированного договора на основании решения суда к указанным документам дополнительно прилагается соответствующее решение суда.

Для государственной регистрации перехода исключительного права без договора гражданин или юридическое лицо либо их представитель подают следующие документы:

  • – заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора;
  • – документы, подтверждающие переход исключительного права без договора;
  • – документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.
  • В случае ведения дел через представителя представляется доверенность, удостоверяющая его полномочия.
  • По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации осуществляется государственная регистрация договора, изменения, расторжения зарегистрированного договора или перехода исключительного права без договора либо отказывается в такой регистрации.
  • Рассмотрение заявления о государственной регистрации, регистрация или отказ в регистрации и уведомление заявителя осуществляются в двухмесячный срок со дня поступления документов, предусмотренных Правилами.
  • В случае отказа в государственной регистрации договора, изменения либо расторжения зарегистрированного договора и (или) перехода исключительного права без договора лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, уведомляется об этом с указанием причины отказа.
  • В случае удовлетворения заявления о государственной регистрации необходимые сведения вносятся в соответствующие государственные реестры.

Договор об отчуждении прав: Все, что нужно знать — RTM Group

Интеллектуальная собственность является очень интересным явлением с точки зрения закона.

Во-первых, все охраняемые объекты перечислены в соответствующей статье Гражданского кодекса (то есть не всякий результат умственного труда автоматически признается интеллектуальной собственностью в России, в частности, открытия).

Во-вторых, она нематериальна, но воплощается через материальные вещи. В-третьих, она принадлежит одному лицу, иногда — совместно нескольким лицам, которые любым способом могут использовать эту собственность и распоряжаться ею.

При этом всем остальным субъектам по умолчанию запрещено использовать объекты чужой интеллектуальной собственности (ОИС) без специального на то разрешения.

То есть обладатель совокупности прав имущественного характера на интеллектуальную собственность может «поделиться» своими исключительными правомочиями.

Правда, делает он это не в рамках стандартной купли-продажи, а с помощью специальной договорной конструкции, предусмотренной частью 4 ГК РФ. Речь идет о договоре об отчуждении исключительных прав.

В этой статье разбираемся, как правильно заключить данное соглашение, какие нюансы нужно учесть и с какими проблемами можно столкнуться в рамках оформления сделки.

Понятие договора об отчуждении исключительных прав

Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.

  1. По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
  2. Права может передать только их правообладатель.
  3. Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации.

Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.

Важно!

Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.

Содержание договора об отчуждении исключительных прав

Для признания договора заключенным, а значит — действующим и влекущим определенные правовые последствия для сторон и третьих лиц, важно согласовать в нем существенные условия. Для рассматриваемого соглашения таковыми являются:

  • предмет;
  • цена за отчуждаемые права или порядок ее определения.

Важно!

Также из Гражданского кодекса следует, что существенным является то условие сделки, по которому важно достигнуть соглашение. К примеру, если стороны напишут в документе: «условия об ответственности сторон будут сформулированы в дополнительном соглашении» и не заключат его, то суд может признать сделку об отчуждении ИП незаключенной только на этом основании.

Предмет

Предмет — это то, по поводу чего заключается сделка. В договоре отчуждения исключительных прав таким предметом являются имущественные права на интеллектуальную собственность.

Читайте также:  Договор цессии: какие виды прав можно уступить

Так как в рамках этого соглашения переходят все правомочия на объекты интеллектуальной собственности, то их перечислять необязательно. Наоборот, если попытаться их перечислить, это могут принять за ограничение объема исключительных прав и переквалифицировать договор в лицензионный.

Просто укажите, что передаются все права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Важнее определить тот объект, исключительных прав на который передаются. Следует подробно описать:

  • его наименование;
  • характеристики;
  • информацию о полных реквизитах документов на объекты интеллектуальной собственности, если этот объект подлежит госрегистрации (к примеру, данные свидетельства о регистрации товарного знака).

Так, предметом рассматриваемого соглашения могут быть права на следующие объекты интеллектуальной собственности:

  • коммерческие обозначения, знаки обслуживания, а также товарные знаки (ТЗ);
  • произведения и изобретения;
  • базы данных и ноу-хау;
  • другое.

Дополнительная информация

Полный список объектов интеллектуальной собственности см. в ст. 1225 ГК РФ. Правда, права на фирменное наименование и название места происхождения продукции (НМПТ) неотчуждаемы. Их нельзя использовать в качестве предмета сделки по передаче имущественных прав.

Вознаграждение

Еще одно условие, признаваемое существенным для соглашения по отчуждению результатов интеллектуального труда и средств индивидуализации (только для случаев, когда сделка является возмездной) — цена или порядок ее определения. В рамках регулирования объектов интеллектуальной собственности законодатель использует термин «вознаграждение».

Важно!

Участники отношений по отчуждению прав на объекты интеллектуальной собственности сами решают, является ли договор возмездным или нет. Однако действует презумпция, что сделка возмездная, пока в договоре не указано обратное.

Это означает, что, если в соглашении не будет пункта о том, что отношения имеют безвозмездный характер, и при этом условие о цене не будет согласовано, сделку признают незаключенной.

При этом по общему правилу коммерческие структуры не могут безвозмездно передавать друг другу исключительные права.

Вознаграждение допускается фиксировать в виде конкретной стоимости либо указывать порядок ее определения. Также можно указать способ выплаты денежных средств:

  • разовый платеж;
  • периодические платежи;
  • роялти — процент от прибыли, получаемой новым владельцем от использования прав на ОИС;
  • сочетание из нескольких способов.

Иные условия, которые следует согласовать при отчуждении исключительного права

Остальные условия сделки по отчуждению исключительных прав не существенны. Отсутствие этих пунктов в договоре не повлечет признания соглашения незаключенным. Но такие «облегченные» версии договоров имеют иные не менее значимые последствия в виде различных правовых и материальных рисков. Настоятельно рекомендуем согласовать в договоре следующие условия:

  1. Срок и момент выполнения обязательства о выплате вознаграждения.
  2. Предельный срок передачи материальных объектов, которые связаны с переходом правомочий на объекты интеллектуальной собственности. К примеру, на документацию по товарному знаку, руководство по эксплуатации базы данных и т.п.
  3. Санкции для участников отношений в случае просрочки исполнения обязательств.
  4. Возможность отказа стороны от договора. Для правообладателя право на односторонний отказ предусмотрено самим ГК РФ. Для приобретателя — нет. А это может оказаться важным в случаях, когда правообладатель не передал материальные объекты, связанные с объектом интеллектуальной собственности. В отсутствие такой передачи приобретатель не сможет в полной мере извлекать выгоду от владения объектом интеллектуальной собственности.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на произведение

При передаче прав на такой объект интеллектуальной собственности, как произведение, следует учитывать ряд нюансов, которые нужно отразить в содержании договора.

Во-первых, произведение — это объект, авторские права на который возникают у автора по факту создания. В отличие от исключительных прав их передать никому нельзя, они сохраняются за автором навсегда.

Во-вторых, договор об отчуждении исключительного права также не может ограничивать права автора на:

  • создание похожих произведений (по такой же теме, такого же жанра и т.п.);
  • отзыв — право отказаться от обнародования произведения.

Правда, если автор воспользуется своим правом отзыва, он должен будет возместить приобретателю имущественных прав на произведение все убытки.

В-третьих, использование исключительных прав на произведение практически всегда связано с необходимостью обладания его материальным носителем (печатный текст литературного произведения, файл с фотоснимком и т.д.).

В договоре о продаже исключительного права на произведение важно не только указать обязанность передать материальный носитель, но также определить порядок такой передачи и срок.

Обычно исполнение этой обязанности сопровождается подписанием акта приемки.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак

В рамках распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации чаще всего передают права на товарный знак (ТЗ). Для текста соглашения о передаче исключительного права на ТЗ есть также свои нюансы, которые оговариваются в ст. 1488 ГК РФ.

  1. Товарный знак регистрируют для использования на конкретных товарах и услугах в соответствии с классами МКТУ. Поэтому при передаче прав на данное средство индивидуализации следует указать, в отношении какой продукции они передаются.
  2. Нельзя передавать исключительное право на товарный знак, если вследствие этой передачи потребители могут быть введены в заблуждение относительно продукции или ее изготовителя.
  3. Иногда товарный знак может включать в себя другие охраняемые объекты интеллектуальной собственности, к примеру, название места происхождения продукции. В таком случае правообладатель сможет передать права на товарный знак, только если он имеет всю совокупность прав и на другие объекты тоже.

Важно!

Каждая ситуация — уникальна и требует индивидуального правового регулирования.

Можно знакомиться с содержанием «чужих» договоров об отчуждении исключительного права, но не стоит использовать их для оформления отношений между другими лицами, даже если случаи очень похожи.

Самый лучший вариант — обратиться за помощью к профессиональным юристам, которые проведут полный правовой анализ данной конкретной ситуации и составят соглашение, максимально соответствующее интересам заказчика услуги.

Форма договора

Для заключения договора о полной передаче исключительных прав важно не только содержание, но и соблюдение определенной формы.

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности отчуждаются только письменно.

Отсутствие письменной формы влечет недействительность соглашения со всеми вытекающими из того последствиями — возврат сторон в положение, которое существовало до совершения сделки (в лучшем случае).

Если по договору отчуждаются права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые подлежат госрегистрации, переход исключительного права по договору также будет необходимо зарегистрировать. Так, регистрация перехода исключительных прав необходима, когда предметом сделки являются права на изобретения, достижения селекции, товарные знаки, образцы промышленности и полезные модели.

Важно!

Базы данных, равно как и программы для ЭВМ, могут быть запатентованы по желанию их владельцев. Если права на эти объекты интеллектуальной собственности были зарегистрированы, то и переход прав нужно узаконить процедурой регистрации.

Порядок регистрации и причины отказа в регистрации

Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.

Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).

Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав

При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:

  • состояние интеллектуальной собственности;
  • наличие полномочий правообладателя у контрагента.

Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.

Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки.

Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица.

Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.

Важно!

Если окажется, что

  • правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
  • приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

Нужна консультация юриста?

Помощь юриста в сопровождении сделки по передаче исключительных прав

Соглашение об отчуждении исключительных прав— сложная правовая конструкция. Его согласование, оформление и заключение имеет множество правовых нюансов с далеко идущими последствиями.

Если вы не готовы рисковать, воспользуйтесь профессиональной поддержкой юристов компании RTM Group.

Наши эксперты проведут всесторонний правовой анализ ситуации и разработают текст договора, который будет соответствовать требованиям закона и максимально защищать ваши интересы.

RTM Group специализируется на предоставлении правовой помощи в области защиты интеллектуальной собственности. Доверив разработку договора на отчуждение исключительных прав нам, вы можете быть уверены, что ваша сделка пройдет без эксцессов.

Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать

На протяжении последних пяти-семи лет вдвое возросло число сделок, связанных с залогом прав интеллектуальной собственности. В 2020 году по данным Роспатента было зарегистрировано 140 таких сделок, что довольно много в условиях «мертвого» транзакционного года из-за пандемии. В будущем их станет еще больше, на мой взгляд.

Какие виды залогов существуют, нужно ли регистрировать залоги исключительных прав, можно ли ограничить залогодателя в правах по договору, какие есть риски и как их минимизировать, разберемся по порядку.

Залог прав интеллектуальной собственности и что можно заложить

Залог прав интеллектуальной собственности — это, по сути, «блокирование» объекта интеллектуальной собственности (в том числе, в части его распоряжения) на определенный залоговый период и предоставление преимущественного права на его приобретение кредитором (или реализацию третьему лицу), если должник (как правило, правообладатель) не исполнит свои обязательства по возврату займа.

Читайте также:  Зачет по требованиям предыдущего должника не допустим

Очевидно, что банк, когда дает правообладателю деньги, например, на развитие бизнеса, должен подстраховаться и потребовать что-то взамен, если обязательства правообладателя по кредиту, займу не исполняются.

Таким образом, сделка между правообладателем и банком будет состоять из двух основных типов договоров: кредитного и договора о залоге исключительного права. Оба документа должны быть заключены в письменной форме. В отдельных случаях залог исключительного права должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Команда нашей фирмы недавно сопровождала одну интересную обеспечительную сделку с привлечением финансирования от крупного американского фонда по части российского направления. Другому известному бренду (название не раскрывается) электронных сигарет из США потребовались деньги на развитие бизнеса на территории России.

В периметр сделки вошли около 100 объектов интеллектуальной собственности, которым предоставлена правовая охрана в России, включая товарные знаки, доменные имена, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, евразийские патенты и другие объекты интеллектуальной собственности.

Мы провели юридическую проверку всех закладываемых объектов интеллектуальной собственности (правового титула), подготовили соответствующие документы по сделке, в частности, договор залога исключительных прав на товарные знаки и объекты патентного права, для создания серии залогов по российскому праву, обеспечивающих исполнение разных обязательств по кредитному договору. Стоимость всех заложенных исключительных прав не раскрывается.

На «берегу» сделки сторонам необходимо учесть, что не все объекты интеллектуальной собственности (ОИС), равно как и не все соответствующие права, подлежат залогу согласно закону.

 Закладываемые ОИС (права)  Не закладываемые ОИС (права)
 Товарные знаки   Коллективные знаки 
 Объекты патентного права   Наименования мест происхождения товара 
 Секреты производства (ноу-хау)   Географические указания 
 Объекты авторских/смежных прав   Фирменные наименования 
 Программы для ЭВМ/базы данных   Коммерческие обозначения 
 Топологии интегральных микросхем   Секретные изобретения 

На практике, кстати, чаще всего закладываются авторские (исключительные) права на музыкальные произведения, аудиовизуальные, произведения дизайна, программы для ЭВМ, а также права на товарные знаки и промышленные образцы.

В силу специфики правовой природы и возможных проблем при обращении взыскания на заложенные права впоследствии объекты патентного права, такие как изобретения и полезные модели, а также секреты производства (ноу-хау), не пользуются «залоговым спросом» в финансовых сделках.

Зачем банку нужен залог прав интеллектуальной собственности

Очевидно, что банкам в первую очередь нужны деньги. Залог интересен банкам тогда, когда можно будет обратить взыскание на весь бизнес в целом, все имущество и имущественные права должника, в случае неисполнения кредитных обязательств. Залог исключительных прав, принадлежащих стартапу или начинающему игроку рынка, банку интересен мало.

Другое дело, когда компания производственная или имеющая большой объем материальных и нематериальных активов в своем портфеле. В случае невыплаты долга банк может обратить взыскание на недвижимость, ценные бумаги, оборудование, товары в обороте, а также права интеллектуальной собственности, принадлежащие такой компании.

Таким образом, с точки зрения структурирования обеспечения залога, интеллектуальная собственность может быть интересна банкам именно в комплексе с другими объектами, а не в отрыве от них.

Как правило, самой широкой базой материальных и нематериальных активов обладают производственно-технологические компании, фармацевтические, компании нефтегазового сектора, крупные ИТ-разработчики и телекоммуникационные компании.

Какие виды залогов существуют

Совсем не обязательно закладывать исключительное право в полном объеме. И совсем не обязательно закладывать сами ОИС. Существуют различные схемы и виды залогов, в частности:

  • залог исключительного права («классический залог»);
  • залог права использования ОИС («залог права на лицензию»);
  • залог прав требований на доходы от использования ОИС («залог прав на роялти»);
  • залог обязательственных прав («залог прав лицензиата»);
  • залог суб-сублицензионных прав, которым, например, воспользовался российский партнер американской сети закусочных JOHNNY ROCKETS, «Джей Ар Менеджмент», в 2013 году. Компания заложила «Пробизнесбанку» права использования в России бренда Johnny Rockets по суб-сублицензионному договору из-за определенных финансовых проблем, писал «Ъ» со ссылкой на записи Роспатента (товарные знаки по государственным регистрациям №№ 312674, 304004);
  • залог прав, которые залогодатель приобретет в будущем («залог будущих прав»).

Все эти виды залоговых отношений имеют свои особенности и специфику, а их условия должны отражаться в соответствующем договоре о залоге. Залог в силу закона для сферы интеллектуальной собственности не применим. Как отмечено выше, он возникает на основании договора (письменного соглашения сторон).

Кстати, регистрируется в Роспатенте только «классический залог», когда закладывается исключительное право в полном объеме и только в отношении зарегистрированного ОИС (например, объекты патентного права, товарные знаки).

Срок регистрации обычно составляет около двух месяцев, если не выносится запрос (уведомление) Роспатента. Стоимость зависит от предмета залога, количества ОИС и гонораров патентных поверенных и юристов, обслуживающих сделку.

Можно ли ограничить залогодателя в правах по договору залога

Ограничения прав залогодателя допустимы и тоже прописываются в договоре залога. Как правило, в течение срока действия договора залогодатель имеет право без согласия залогодержателя использовать заложенный ОИС в гражданском обороте, что «подстегивает» стоимость исключительного права.

Что касается возможности распоряжения правом, то, как правило, залогодатель лишается его без согласия залогодержателя. Залогодержатель должен контролировать процесс распоряжения заложенным правом.

Более того, отчуждение исключительных прав, находящихся в залоге, запрещено по закону и по умолчанию.

Это вполне объяснимо: если правообладатель передаст исключительное право третьему лицу в период залога, то предмет договора «пропадает», а кредит становится необеспеченным.

Роспатент, кстати, не зарегистрирует отчуждение права без согласия кредитора и в период залога, если такое согласие предусмотрено договором.

Какие есть риски и проблемы при залоге прав интеллектуальной собственности

Согласно нашей практике, когда сделка уже состоялась или во время процедуры обращения взыскания (реализации) заложенного права, у банка могут возникнуть следующие проблемы:

1. Трудности реализации заложенных прав при обращении взыскания.

В частности, если кредитор решит реализовать предмет залога с торгов, ему нужно будет найти покупателя. Но сделать это не так просто, если, например, кредитор обращает взыскание на заложенные исключительные права в отрыве от другого имущества и имущественных прав.

2. Обесценивание предмета залога.

С экономической точки зрения стоимость заложенного права, например, на изобретение или полезную модель уменьшается вместе с появлением на рынке новых, улучшенных, запатентованных технологий и объектов патентного права. Это особенно ярко отражено в IT-сфере и смежных отраслях.

3. Невозможность реализации заложенных прав на товарные знаки со схожими обозначениями или в отношении однородных товаров (услуг).

Важно помнить, что Роспатент может отказать в регистрации перехода права на товарный знак, если он «вхож» в серию товарных знаков, часть из которых остается у правообладателя незаложенной. При отказе в государственной регистрации Роспатент может сослаться на возможное введение потребителей в заблуждение.

Кстати, похожая ситуация может произойти, если у правообладателя имеется фирменное наименования, сходное до степени смешения с заложенным товарным знаком, или право на товарный знак закладывается частично (то есть в отношении однородных товаров или услуг тем, которые остаются у правообладателя).

4. Утрата предмета залога.

Например, отказ правообладателя от права на товарный знак или разглашение конфиденциальных сведений, составляющих предмет ноу-хау. В этих случаях предмет залога утрачивается и кредитная сделка становится необеспеченной. В такой ситуации банк не застрахован от неисполнения кредитных обязательств должником.

5. «Непрозрачность» предмета залога и залоговой сделки.

Речь может идти об авторских или смежных правах, которые можно заложить и заложить, например, дважды «взамен» на два кредита, выданных двумя разными банками, в обход всех условий и правил о последующем залоге, предусмотренных законом.

Очевидно, что второй банк уже не будет удовлетворен стоимостью заложенного (исключительного) права преимущественно перед первым банком и в случае неисполнения кредитных обязательств правообладателем, поскольку первый банк может реализовать свое (преимущественное) право к этому моменту и оставить предмет залога себе или передать третьему лицу. Соответственно, для второго банка такой залог просто не имеет смысла изначально, поскольку он не реализуем.

Некоторые описанные выше риски можно минимизировать через соответствующие обязательства (условия), которые следует сразу прописать в договоре.

Между тем, некоторые моменты остаются не решаемыми в принципе, поэтому лучше отказаться от структурирования финансовой сделки через залог соответствующих прав интеллектуальной собственности или обеспечить такую сделку иным способом.

Поэтому оценивать риски и структурировать сделку нужно в каждой конкретной ситуации.

В этой связи рекомендуется финансовым юристам, юристам в сфере IP и патентным поверенным работать вместе одной командой, чтобы дать бизнесу/банку/руководству четкие рекомендации по эффективному обеспечению кредитной сделки.

На перспективу

Несмотря на возможные риски и проблемы, востребованность кредитов под залог прав интеллектуальной собственности есть. Как следует из годового отчета Роспатента за 2020 год, численность таких сделок ежегодно растет.

 Количество зарегистрированных залогов
 2016   72 сделки 
 2017   98 сделок 
 2018   137 сделок 
 2019   104 сделки 
 2020   140 сделок 

В связи с кризисом из-за пандемии и определенными экономическими трудностями, данный обеспечительный инструмент в ближайшее время станет более популярным при совершении кредитных сделок.

Интеллектуальная собственность — очень важный, конкурентоспособный и экономически привлекательный нематериальный актив, среди прочего имущества и имущественных прав компаний. Банки обращают и будут обращать на него более пристальное внимание в будущем.

Напомним, что в марте этого года Минэкономразвития предложило Центробанку повысить «статус» ОИС для банков и кредитных организаций.

Сегодня такие объекты классифицируются ЦБ РФ как активы «низкого качества» с высокими кредитными рисками.

Теперь же их предлагается отнести к залогу второй категории качества, которая предполагает умеренный кредитный риск и невысокую вероятность финансовых потерь банка.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *