За нарушение исключительного права в сфере патентного права можно будет получить компенсацию

24 июля КС признал неконституционным подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК как не позволяющий суду снизить размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (Постановление № 40-П).

В КС обратился апелляционный арбитражный суд

Индивидуальный предприниматель Инна Симакина на рынке в г.

Шахты продала несколько измерительных рулеток и малярных кистей с изображениями, схожими до степени смешения с товарным знаком № 289226 «Stayer», принадлежащим ЗАО «Корпорация “Мастернэт”».

На части реализованных рулеток имелись изображения, схожие с товарным знаком № 403435 «Зубр», правообладателем которого является ЗАО «Зубр ОВК».

Поскольку предприниматель не имела прав на использование этих товарных знаков, компании обратились в суд с иском о взыскании компенсации в размере 200 тыс. руб. в пользу каждой из них.

В обоснование размера компенсации истцы сослались на то, что по условиям заключенных с третьим лицом лицензионных договоров «Зубр ОВК» ежеквартально получало 100 тыс. руб.

вознаграждения за предоставление права на использование товарного знака «Зубр», а «Корпорация “Мастернэт”» – 300 тыс. руб. за три товарных знака, включая «Stayer».

В декабре 2019 г. АС Ростовской области удовлетворил иск частично: предпринимателя обязали уплатить каждой организации по 50 тыс. руб. (дело № А53-13931/2019).

Суд счел, что изначально заявленные суммы компенсации чрезмерны, противоречат принципам разумности и справедливости, имеют карательный характер.

Он принял во внимание тот факт, что подобное правонарушение совершено ответчиком впервые, не является грубым и не составляет существенную часть ее предпринимательской деятельности. В решении также отмечены незначительная цена товара и отсутствие доказательств возникновения у истцов убытков.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, изучив жалобы обществ, засомневался в конституционности подлежащего применению в этом деле подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК и направил запрос в КС РФ.

Согласно указанной норме правообладатель вправе потребовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования такого знака, определяемой на основании той цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В своем запросе (имеется у «АГ») апелляция пояснила, что оспариваемая норма в контексте сложившейся правоприменительной практики препятствует суду снизить сумму компенсации, если одним действием нарушено исключительное право только на один товарный знак.

По мнению заявителя, суд лишен возможности учесть все значимые обстоятельства дела, включая тяжелую жизненную ситуацию ответчика.

Отметим, что в первой инстанции Инна Симакина говорила о том, что находится в тяжелом материальном положении: одна воспитывает двух детей и получает маленькую пенсию инвалида второй группы.

Теперь при незначительном убытке правообладатели не смогут требовать с нарушителя миллионы

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд также обратил внимание КС на то, что сложившееся толкование оспариваемой нормы необоснованно ограничивает сферу действия Постановления Конституционного Суда от 13 декабря 2016 г. № 28-П. Напомним, что этим актом КС признал не соответствующими Конституции подп.

1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК, на основании которых при нарушении исключительного права на объекты авторских и смежных прав, а также на товарные знаки может быть взыскана компенсация в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда с учетом характера нарушения.

Тогда Суд указал, что эти нормы не позволяют назначить компенсацию ниже минимального предела, если индивидуальный предприниматель одним действием нарушил права на несколько объектов, в результате чего компенсация даже с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков правообладателя. Притом что правонарушение совершено впервые, не носит грубый характер, а незаконное использование интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя.

КС согласился с неконституционностью оспоренной нормы

Изложив выводы из Постановления № 28-П/2016, Конституционный Суд напомнил, что они получили развитие в Постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П.

В нем КС указал, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния.

С точки зрения Суда – необходимостью обеспечить соразмерность ответственности правонарушению, а также соблюсти баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

КС пояснил правила привлечения к гражданской ответственности за оригинальный товарКонституционный Суд указал, что ответственность наступает в случае, если товар угрожает жизни и безопасности граждан и иным публично значимым интересам

Проанализировав п. 3 ст. 1252 ГК РФ о защите исключительных прав, Суд пришел к выводу, что «компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых». В то же время КС признал не только восстановительный, но и штрафной характер компенсации.

Это, по его мнению, обусловлено спецификой интеллектуальной собственности и особенностями ее воспроизведения.

«Соответственно, компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав», – признал КС.

Он также отметил, что ранее ГК не позволял снизить компенсацию ниже минимальных пределов.

«Это объяснялось тем, что она выступает мерой, альтернативной возмещению убытков, размер которых в случае нарушения исключительных прав, как правило, с трудом поддается исчислению.

Тем самым, исходя из правил ее расчета, не исключалось присуждение чрезмерных сумм в случае одновременного нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации», – говорится в постановлении.

Однако в 2014 г. абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК был изложен в новой редакции, позволяющей уменьшить компенсацию, если одним действием нарушены права на несколько объектов одного правообладателя.

В этом случае взысканная сумма не может быть меньше половины минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

«На практике такое регулирование зачастую воспринимается как закрепляющее единственное основание для снижения компенсации ниже установленного законом предела, в связи с чем не находит однозначного решения и вопрос о применимости правовых позиций КС РФ о ее соразмерности характеру нарушения к тем случаям, когда имеет место нарушение одним действием исключительного права лишь на один товарный знак, а исчисляется компенсация в двукратном размере стоимости права использования товарного знака», – заметил Конституционный Суд.

Сформировавшаяся судебная практика, добавил он, исходит из того, что размер компенсации, исчисленный на основе подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, является единственным – одновременно и минимальным, и максимальным – размером компенсации, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе.

При этом, заметил КС, в деле, которое предстоит разрешить Пятнадцатому арбитражному апелляционному суду, отсутствует один из указанных в Постановлении № 28-П/2016 критериев для снижения размера компенсации ниже установленных законом пределов – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов.

Если правообладатель выбирает компенсацию в двукратном размере стоимости товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, возможность снижения ниже этого размера отсутствует, отмечается в Постановлении. Иными словами, пояснил КС, дискреция суда в случае выбора истцом этих способов расчета ограничена по сравнению с делами, в которых правообладатель использовал подп. 1 п. 4 ст.1515 ГК.

Конституционный Суд пришел к выводу, что гарантии уменьшения чрезмерной компенсации, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, существенно разнятся: уменьшение компенсации относительно закрепленного в законе минимального размера невозможно, если нарушено право на один объект. Сложившаяся ситуация не отвечает принципу юридического равенства, констатировал КС.

При этом, добавил он, законодатель все еще не внес в ГК изменения, о которых сказано в Постановлении № 28-П/2016.

«Сформулированные в названном постановлении правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки КС РФ, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях», – подчеркнул Суд.

КС также напомнил, что при оценке стоимости права, которая взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, следует учитывать и правила об исчерпании исключительного права на товарный знак: розничному продавцу не требуется заключать лицензионный договор с правообладателем в случае продажи товара, введенного в гражданский оборот на территории России правообладателем или с его согласия.

В постановлении отмечается, что на практике истцы-правообладатели склоняются к наиболее жесткому для нарушителя варианту из допустимых способов расчета компенсации, в частности к ее исчислению в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Это, по мнению Суда, превращает правообладателей в «экономически более сильное лицо» в споре.

«В письме, полученном при подготовке к рассмотрению настоящего дела от полномочного представителя Президента РФ в Конституционном Суде РФ, обращено внимание на то, что означенная конструкция, по сути, перестала быть альтернативной», – указал КС.

Отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации может повлечь в этом случае «явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов», сказано в Постановлении.

На этом основании КС решил, что подп. 2 п. 4 ст.

1515 ГК не соответствует Конституции, поскольку не позволяет суду при нарушении индивидуальным предпринимателем исключительного права на один товарный знак снизить общий размер компенсации, если она многократно превышает величину поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков правообладателя.

В этом Постановлении Суд снова упомянул о необходимости учета фактических обстоятельств конкретного дела. Речь, в частности, идет о том, что правонарушение совершено впервые, не носит грубый характер, а незаконное использование чужой интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности такого лица.

Законодателю предстоит привести ГК в соответствие с правовой позицией КС. При этом Суд отметил, что спорная конструкция подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК допустима, если будет дополнена возможностью суда применять обозначенные в Постановлении критерии сопоставимости обстоятельств нарушения с условиями правомерного использования.

Читайте также:  Должностная инструкция бухгалтера-кассира: профстанадарт, оформление и разработка ди в 2021 году, права и обязанности

До внесения изменений в гражданское законодательство суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, а при наличии соответствующего заявления от него могут снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК величины, подчеркнул КС. При этом размер такой компенсации может быть снижен не более чем вдвое, то есть «не может составлять менее стоимости права использования товарного знака».

Мнение экспертов

Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Николай Богданов отметил, что в июле 2017 г. в целях реализации Постановления КС № 28-П/2016 правительство внесло в Госдуму законопроект № 198171-7, направленный на изменение ст. 1252 ГК.

«Законопроект устанавливает, что если права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, то общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже установленных пределов. В октябре 2017 г. документ был принят в первом чтении, но с тех пор его дальнейшее рассмотрение откладывается. Возможно, с учетом нового Постановления Конституционного Суда в законопроект при подготовке ко второму чтению будут внесены поправки и его рассмотрение продолжится», – указал Николай Богданов.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев полагает, что КС продолжает нивелировать исключительность интеллектуальных прав: «Признание неконституционными положений ГК РФ, устанавливающих возможность при доказанном нарушении взыскать двукратную стоимость права использования объекта исключительных прав, продолжает обесценивание интеллектуальной собственности в России. Сформулированная в Постановлении № 40-П позиция Конституционного Суда фактически уравнивает институты убытков и компенсации, что не способствует формированию уважительного отношения к чужим результатам интеллектуальной деятельности», – подчеркнул эксперт.

Даже при существовавших до публикации данного постановления реалиях суды необоснованно и без соответствующей мотивировки снижали суммы компенсации, определенные истцами на основании двукратной стоимости права использования соответствующего объекта, заметил Василий Зуев.

«Ответчик-нарушитель не лишен возможности оспаривать цену правомерного использования объекта исключительных прав (в том числе при помощи экспертизы) или сопоставимость обстоятельств внедоговорного и договорного использования по сроку, по количеству введенных в гражданский оборот товаров и другим критериям.

Это в каждом конкретном случае позволяет суду прийти к выводу о необходимости снижения суммы компенсации. Однако на практике нарушители зачастую просят суд снизить сумму взыскиваемой компенсации, исходя из принципов разумности и справедливости, не задумываясь при этом о справедливости в момент нарушения исключительных прав», – отметил юрист.

С учетом этого сложно согласиться с мнением Конституционного Суда о смещении баланса интересов в пользу правообладателей, добавил он.

«На мой взгляд, установление возможности снизить двукратную стоимость права использования объекта исключительных прав до одинарной стоимости способствует развитию института бездоговорного использования объектов интеллектуальной собственности, развитию рынка контрафактной продукции в России и снижению ценности интеллектуальной собственности как таковой», – заключил Василий Зуев.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

  • Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации.
  • Следует различать охрану прав и защиту прав.
  • Охрана есть установление общего правового режима, а защита – те меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права нарушены или оспорены.
  • За нарушение предусмотренных Кодексами прав на объекты промышленной собственности, авторских и смежных прав, средств индивидуализации наступает гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданско-правовые способы защиты

  1. В соответствии со статьями 12, 1252 Кодекса обладатели исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя:
  2. 1) признания прав.

  3. Признание прав может относиться к личным неимущественным правам авторов и исполнителей или к имущественным правам.
  4. Признание права может сопровождаться публичным объявлением о существовании определенного права, которое делается нарушителем или за его счет.

  5. 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Восстановление прежнего положения возможно далеко не всегда, эта мера защиты в некоторых случаях все же может быть применена (уничтожение экземпляров, проставление на экземплярах имен создателей и т. п.).

Прекращение действий, составляющих правонарушение или создающих угрозу правонарушения в сфере авторского права и смежных прав, может быть применено практически всегда. Это запрет рекламы, предложения продажи экземпляров, запрет продажи, допечатки тиража и т. п.

3) возмещения убытков, включая упущенную выгоду.

Обладатель исключительных прав, выдвигая требование о возмещении убытков, должен доказать факт наличия убытков, их размер, а также то, что убытки были причинены действиями нарушителя.

Обычно в сфере интеллектуальной собственности убытки проявляются в форме упущенной выгоды, т. е. той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы нарушитель заключил договор с правообладателем и использовал охраняемый результат интеллектуальной деятельности возмездно, на законных основаниях.

4) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков.

Обладатель исключительных прав может отказаться от требования о возмещении своих убытков и потребовать взыскать с нарушителя тот доход, который нарушитель получил от использования объектов промышленной собственности или авторского и смежного права (п. 2. ч. 2 ст. 15 Кодекса).

  • Доход должен быть получен нарушителем именно в результате нарушения прав патентообладателей, авторских и смежных прав, а не в результате законных действий.
  • Обладатель исключительных прав может потребовать выплаты ему доходов, полученных нарушителем, не отказываясь от возмещения реального ущерба.
  • 5) компенсации морального вреда;
  • В сфере интеллектуальной собственности моральный вред подлежит компенсации лишь в тех случаях, когда нарушены какие-либо личные неимущественные права.
  • Требования о компенсации морального вреда регулируются статьями 150–152 и 1099–1101 Кодекса.

Меры административно-правового характера

Согласно пункту 2 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

№ 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – КоАП РФ) незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, за исключением случая недобросовестной конкуренции, выражающейся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.

  1. Нарушение авторских и смежных прав путем ввоза, продажи, сдачи в прокат или иного незаконного использования экземпляров произведений или фонограмм в коммерческих целях, в случаях, если:
  2. — эти экземпляры являются контрафактными;
  3. — на них указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав;

в том числе иные нарушения авторских и смежных прав в целях извлечения дохода за исключением случая недобросовестной конкуренции, выразившиеся во введении в оборот товара с незаконным использованием объектов авторских и смежных прав влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц — от 10 000 тысяч до 20 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения (ст. 7.12 КоАП РФ).

Субъективная сторона административных правонарушений характеризуется только прямым умыслом.

Анализ мер административно-правовой ответственности показывает, что допускается сочетание основного вида административного наказания (административного штрафа) с дополнительным (конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм и т.д.). Административный штраф и конфискация назначаются судом.

Если изобретения, созданные в России и заявленные от имени российских юридических или физических лиц, первоначально патентуются в других странах, это явится прямым нарушением статьи 1395 Кодекса.

Согласно статьей 7.28 КоАП РФ нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей, на юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей.

Меры уголовно-правового характера

В соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г.

Читайте также:  Долгосрочные договоры аренды недвижимости по-прежнему придется регистрировать

№ 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – УК РФ) незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб наказываются штрафом в размере до 2 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

  • Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
  • В отношении объектов авторского права или смежных прав, согласно статье 146 УК РФ, присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев.
  • Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
  • Если те же деяния совершены либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в особо крупном размере, либо лицом с использованием своего служебного положения, то в данном случае наказание предусматривается в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х лет или без такового.
  • При этом деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 000 рублей, а в особо крупном размере — 1 000 000 рублей.
  • За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.
  • По решению суда, арбитражного суда или судьи единолично контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации и уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.
  • Контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.

 

Позиция ВС РФ в делах о нарушении исключительных прав: суды не должны снижать размер компенсации ниже минимального предела по своей инициативе

При нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации правообладателю доступны установленные статьей 1252 ГК РФ способы защиты. Пунктом 3 указанной статьи установлено, что в некоторых случаях правообладатель также может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Судебная практика последних лет показывает, что суды часто назначают компенсацию в размере гораздо меньшем, чем заявлял правообладатель. До какого предела суды могут снижать размер выплат? Какова позиция Верховного Суда по этому вопросу?

Ответы читайте в статье

Общий порядок исчисления компенсации при нарушении исключительного права

Размер компенсации суд определяет в пределах, установленных ГК РФ, с учетом требований справедливости и разумности, и оценивая обстоятельства каждого конкретного дела.

По общему правилу, компенсация может быть исчислена следующими способами:

  1. В размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, сумму суд определяет исходя из характера нарушения (статьи 1301, 1311, 1406, 1515 ГК РФ).
  2. В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. При определении суммы суд исходит из цены, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование товарного знака (статьи 1301, 1311, 1406.1, 1515 ГК РФ).
  3. В двукратном размере стоимости контрафактных товаров (статья 1537 ГК РФ).

Если правообладатель выберет первый способ определения суммы компенсации, суд назначит подлежащую выплате итоговую сумму. Зачастую истец получает намного меньше, чем заявлял в иске.

Пример из судебной практики:

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018 года N С01-70/2018 по делу N А40-25125/2017

Истец — «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» — обратился в суд с иском к ЗАО «ПЕРЕКРЕСТОК», которое реализовало товар, маркированный товарным знаком истца. Истец заявил о компенсации в размере 500.

000 рублей за нарушение исключительного авторского права на изображения персонажей мультфильмов.

Суд снизил сумму компенсации до 50 000 рублей, мотивируя решение небольшой стоимостью спорного товара, недоказанностью возникновения у истца убытков из-за неправомерных действий ответчика.

По каким основаниям компенсация может быть снижена?

Сумму, подлежащую выплате, суд определяет с учетом:

  • особенностей конкретного нарушения
  • сроков незаконного использования
  • степени вины нарушителя
  • наличия или отсутствия нарушений, совершенных лицом в отношении этого правообладателя
  • размера вероятных убытков правообладателя

Абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ устанавливает, что если одним действием нарушены права сразу на несколько результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), суд рассчитывает компенсацию за каждый неправомерно используемый объект интеллектуальных прав. Однако если права на соответствующие объекты принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации судом может быть снижен даже ниже пределов, установленных ГК РФ (но не ниже 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения).

Кроме того, в конце 2016 года Конституционный Суд РФ признал неконституционными положения закона, запрещающие снижать минимальную сумму компенсации за нарушенные исключительные права (Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации…» (далее — Постановление КС РФ № 28-П).

После опубликования Постановления КС РФ № 28-П суды начали снижать компенсации даже ниже 10 000 рублей, ссылаясь на его положения. При этом в Постановлении КС РФ № 28-П разъяснялось, что снижение минимальной суммы допустимо при наличии следующих обстоятельств:

  • правонарушение было совершено впервые;
  • размер назначаемой компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при этом ответчик должен доказать такое превышение);
  • использование объектов интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя;
  • нарушение не носило грубый характер.

Однако судами указанные факторы не всегда учитывались, во многих случаях компенсация снижалась даже без соответствующего заявления ответчика.

Примеры из судебной практики:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 03.02.2017 года по делу N А08-6253/2016 

Студия анимационного кино обратилась с иском к ООО о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 рублей за каждый из 8 товарных знаков, и 5 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на 7 произведений изобразительного искусства. Ответчик нарушил исключительные права истца при реализации контрафактных игрушек.

По решению суда в пользу Студии взыскана компенсация в размере 1000 рублей за нарушение исключительных прав на каждый товарный знак и в размере 1000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на каждое произведение изобразительного искусства. Размер компенсации был снижен судом в отсутствие соответствующего заявления ответчика.

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2018 года по делу N А57-10302/2017Истец — иностранная компания, обратилась с иском к ООО о взыскании компенсации в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на каждый из пяти товарных знаков. ООО осуществляло реализацию игрушек, на упаковке которых имелись изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателя.

Разрешая спор, суд признал допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца, но снизил общий размера суммы компенсации в два раза (по 5 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав компании).

Верховный суд РФ о снижении размера компенсации

С 2018 года ситуация изменилась. Стали появляться решения Верховного Суда РФ, в которых указывается, что судами неверно применяются нормы о снижении размера компенсации. 

ВС РФ разъясняет, что, принимая решения о снижении заявленных истцом сумм, суды должны руководствоваться принципами равноправия и состязательности сторон, строго соблюдать положения гражданского законодательства о компенсации при нарушениях исключительных прав, и верно трактовать положения Постановления КС РФ № 28-П.

Примеры из судебной практики:

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 N305-ЭС18-17030

ООО «Маша и Медведь» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 000 рублей, на произведение искусства — рисунок «Маша» в размере 10 000 рублей, на произведение искусства — рисунок «Медведь» в размере 10 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области, которое впоследствии оставлено без изменения арбитражным апелляционным судом, с ИП взыскано 10 000 рублей компенсации.

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене. ВС РФ напомнил, что согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановление КС РФ № 28-П, суд может снизить минимальную сумму компенсации только при наличии определенных обстоятельств.

Необходимость снижения суммы должна быть доказана ответчиком. Если суд принимает решение о снижении компенсации, оно должно быть мотивированными и подтвержденным доказательствами.

В рассматриваемом деле ООО обратилось в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 10 000 рублей за один товарный знак и два объекта авторских прав. Следовательно, истцом было заявлено три самостоятельных требования. При этом ответчик против иска не возражал.

Однако суды по своей инициативе снизили размер компенсации до 10.000 рублей за нарушение исключительных прав в целом и не конкретизировали, в каком объеме удовлетворено каждое из требований.

В действиях судов ВС РФ усмотрел нарушение принципов состязательности сторон и равноправия. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Невозможность снижения судами по своей инициативе размера компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ подтверждена и свежими разъяснениями ВС РФ. 

Вопросу снижения компенсационных выплат посвящен пункт 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ВС РФ разъясняет, что положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ могут быть применены судом только при множественности нарушений и при условии, что ответчик заявил суду о снижении компенсации.

Таким образом, разъяснения Пленума ВС РФ и уже сложившаяся практика решений ВС РФ по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод, что суды не вправе назначать компенсацию в сумме ниже минимального предела, без соответствующего заявления ответчика и при отсутствии обстоятельств, позволяющих снизить подлежащую выплате сумму.

При рассмотрении дел судами учитываются разъяснения Пленума ВС РФ. Следовательно, лица, чьи права нарушены, сегодня могут получать более существенные выплаты по сравнению с компенсациями за аналогичные нарушения, назначаемыми судами ранее.

В любом случае, процесс взыскания компенсации требует от истца осмотрительности и четко выработанной стратегии. Для решения вопроса о размере компенсационной выплаты за нарушение исключительных прав и ее взыскания в суде, рекомендуем обращаться к профессиональным юристам.

На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если любите надёжные компании с историей, то это к нам

У нас 2 офиса: в Москве
и Санкт-Петербурге

На фотографии обсуждение стратегии действий по клиентским задачам между двумя офисами. Современные технологии стирают расстояние

Дружный, позитивный коллектив, который работает как единый механизм и защищает интересы клиентов

Мы входим в ТОП-50
юридических компаний 

Рейтинг составляется порталом «Право.ru». На фотографии руководитель московского офиса Науменко Лариса на оглашении результатов рейтинга. Мы в нём с 2011 года

На фотографии мы отмечаем 20-летие. Если любите надёжные компании с историей, то это к нам

У нас 2 офиса: в Москве
и Санкт-Петербурге

На фотографии обсуждение стратегии действий по клиентским задачам между двумя офисами. Современные технологии стирают расстояние

Дружный, позитивный коллектив, который работает как единый механизм и защищает интересы клиентов

Мы входим в ТОП-50
юридических компаний 

Рейтинг составляется порталом «Право.ru». На фотографии руководитель московского офиса Науменко Лариса на оглашении результатов рейтинга. Мы в нём с 2011 года

Спасибо! Ваше сообщение получено

Все ниже, и ниже, и ниже. Как уменьшить компенсацию за нарушение исключительных прав? — Сфера

Компенсация — возмещение потерь правообладателя из-за незаконного использования его объектов интеллектуальных прав, рассказывает юрист Gowling WLG Александр Довгалюк. При этом, подчеркивает эксперт, при взыскании доказывать свои убытки потерпевшая сторона не обязана.

В российском законе установлено три вида компенсации для товарных знаков и патентов:

  • Расчетная компенсация от 10 000 до 5 миллионов рублей, которая полностью устанавливается на усмотрение суда. Конечно, он учитывает требования разумности и справедливости, однако, по словам юриста, на практике никогда невозможно предугадать, какую реальную сумму взыщут с ответчика
  • Компенсация в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Она доступна для правообладателей патентных прав и товарных знаков.
  • Компенсация в двукратном размере стоимости товаров распространяется только на правообладателей товарных знаков. «При этом одни из самых серьезных нарушений в области интеллектуальной собственности совершаются как раз в области патентных прав, и суммы убытков в таких делах часто бывают намного выше, чем потери правообладателей товарных знаков», – уточняет Александр Довгалюк.

Одним из главных вопросов, с которыми сталкивается правовое сообщество и правообладатели, – можно ли взыскать компенсацию в большем размере, чем установлено в законе, или, наоборот, снизить ее размер вопреки установленному пределу?

Конституционный Суд РФ в 2016 году издал Постановление (от 13.12.2016 №26П), в рамках которого рассмотрел «звездное» дело о нарушении исключительных прав.

Правообладатели взыскали с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере около 900 тысяч рублей за продажу одного контрафактного диска, на котором были записаны песни артиста Стаса Михайлова.

Компенсация была рассчитана в размере 10 тысяч рублей за каждую композицию.

КС в первую очередь уточнил правовую природу компенсации. Согласно заключениям служителей фемиды, данный конкретный случай подразумевает и штрафную, и компенсационную меру ответственности. В деле сочетаются оба этих начала, хотя, как подчеркивает Александр Довгалюк, вопрос, в каком отношении они присутствуют в компенсации, все еще не решен.

«Убытки правообладателя оценить трудно, так каждый объект интеллектуальных прав будет иметь разную стоимость. Поскольку их легко использовать незаконно, то меры ответственности должны обеспечивать общую превенцию нарушений.

В этом смысле возможность взыскания компенсации, которая будет превышать убытки, соответствует Конституции. Это очень важная мысль. Можно взыскивать компенсацию, которая будет носить в себе штрафной элемент», — поясняет юрист.

Тем не менее, в ряде случаев компенсацию можно «срезать». Это касается, в том числе, случая со сборником популярного артиста.

«Песен там было около 100 штук. Даже хардкорным правообладателям и их представителям очевидно, что 900 тысяч рублей за один контрафактный диск, — это очень много. Это крайне возбудило КС», — поясняет эксперт.   

Конституционный Суд РФ указал, что максимальный размер компенсации допустим, когда нарушение носит грубый характер, либо когда размер взыскиваемой компенсации сопоставим с размером причиненных убытков. При этом КС также выделил условия, при которых можно снижать компенсацию:

  • нарушение ИП при осуществлении предпринимательской деятельности;
  • размер компенсации многократно превышает причиненные правообладателю убытки;
  • правонарушение совершено ИП впервые;
  • нарушение прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер;
  • одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

«Это постановление сначала вызвало шок в юридическом сообществе среди специалистов в области интеллектуальной собственности. Все сразу же почувствовали, и не зря, что оно будет использоваться во всех делах», – рассказывает эксперт.   

В скором времени Верховный Суд РФ (определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25.04.2017 №305-ЭС16-13233) распространил это положение на юридических лиц. При этом суд самостоятельно не вправе принимать такое решение — такой исход дела возможен, если ответчик предоставил обоснованное заявление.

 «То есть ответчик не может рассчитывать на то, что суд сам во всем разберется, посчитает, как нарушителю выгодно, и снизит сумму до минимального возможного предела», — подчеркивает Александр Довгалюк.  

Со временем практика выявила у этого подхода свои изъяны. Так, одно из главных условий для применения постановления КС РФ для снижения компенсации заключалось в том, чтобы нарушитель одновременно нарушил права сразу на несколько объектов интеллектуальных прав.

Конечно, на практике такое происходит не всегда.

«Нередко нарушители оказывались на скамье подсудимых впервые, продажа контрафакта не являлась существенной, убытки правообладателя были минимальны…Однако во всех случаях право нарушалось всего лишь на один товарный знак, поэтому суды все равно отказывались идти навстречу ответчикам», — говорит юрист.  

Подобные дела привели к опубликованию еще одного Постановления от Конституционного Суда от 24.07.2020 №40-П.

«Конечно, КС сначала сделал реверанс в пользу правообладателей и подтвердил все предыдущие выводы о взыскании компенсацию выше реальных убытков, о том, что она носит штрафной характер и должна стимулировать третьи лица к мирному урегулированию вопросов. Однако это не должно привести к необоснованному чрезмерному обогащению за счет нарушителей», — подчеркивает Александр Довгалюк.

Суд подтвердил — даже если права нарушены всего лишь на один товарный знак, компенсацию все равно можно снизить.

При этом КС РФ сделал оговорку, что, если на лицо явное несоответствие суммы взыскиваемой компенсации и убытков для правообладателя, суды могут в любых обстоятельствах взыскивать компенсацию ниже существующего предела. Вместе с тем, размер такого возмещения можно уменьшить не более чем вдвое, подытоживает эксперт.

Каковы критерии для расчета компенсации, какие существуют проблемы взыскания убытков за нарушение исключительных прав и как пресекать подобные нарушения — в вебинаре Александра Довгалюка «Средства защиты исключительных прав на товарные знаки и патенты».

Источник изображения: pixabay.com 

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *