В гк рф теперь указано о праве подать возражения до регистрации товарного знака

Предприниматели могут зарегистрировать практически любое обозначение как товарный знак. Например, владелец бургерной может зарегистрировать как товарный знак название кафе, слоган, логотип, название фирменного бургера, этикетки и упаковки.

Когда предприниматели выбирают обозначения для бизнеса, закон предполагает, что они сами разберутся, не нарушает ли их название чужие права.

Но бывает так, что предприниматели запускают бизнес, а про товарные знаки забывают: не проверяют свои обозначения и не регистрируют их. Потом выясняется, что эти обозначения уже давно зарегистрированы другими людьми.

О том, что предприниматель оказался нарушителем, он узнает уже из досудебной претензии.

В статье рассказываем, как реагировать на претензию и что бывает за нарушение товарного знака помимо штрафов. А еще приводим примеры нарушений прав на товарный знак и судебных споров.

Что такое незаконное использование товарного знака

Без разрешения правообладателя товарного знака другие предприниматели и компании не могут использовать такие же или похожие обозначения. Это касается товаров и услуг, которые однородны товарному знаку.

К примеру, одна бургерная зарегистрировала товарный знак на гамбургер — «Крабс Бургер». Другое кафе потом использовало такое же название, только транслитом — Crabs Burger. Владелец может отправить претензию о неправомерном использовании товарного знака. Если дело дойдет до суда, скорее всего, название транслитом признают нарушением. Как всегда, здесь есть нюансы. Если название полностью копирует чужой товарный знак, но при этом услуги и товары из разных сфер, нарушения нет. Допустим, есть бургерная «Крабс», а вы собираетесь открыть магазин с товарами для дома «Крабс». Эти товары и услуги неоднородны, значит, нарушения нет.

Отвечать за незаконное использование нарушитель тоже будет по закону: если нарушение подтвердится, суд может заставить заплатить компенсацию правообладателю — до 5 млн рублей. Или назначить административный штраф и даже уголовный срок. Даже если нарушитель не знал о чужой регистрации и взял название случайно, ответственности не избежать.

Ситуация. Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» подало в суд на индивидуального предпринимателя. Представители компании провели контрольную закупку в магазине бизнесмена — оказалось, что он продает игрушки с персонажами, которые зарегистрированы как товарные знаки «Сети телевизионных станций».

Ошибки. До того как пойти в суд, компания прислала предпринимателю претензию. В ней потребовала прекратить продажу игрушек и выплатить компенсацию. Нарушитель проигнорировал претензию. Даже если до этого он не знал, что нарушает чьи-то права, то после получения претензии он не придал этому значения.

Решение. С предпринимателя взыскали компенсации за каждый товарный знак, который он незаконно использовал. Плюс компенсация владельцу судебных расходов — всего вышло 73 594 ₽.

Решение по делу № А33-28753/2020 от 17.02.2021

Что будет, если нарушить чужие права

Вот какие есть виды ответственности для тех, кто использует чужой товарный знак.

Гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации.

К примеру, предприниматель взял чужое название: зарегистрировал домен, заказал брендинг и рекламные вывески и начал использовать обозначение в бизнесе без разрешения правообладателя.

Это нарушение исключительного права, за него грозит гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации правообладателю от 10 000 до 5 000 000 ₽.

Может, даже больше: двукратный размер от стоимости контрафактного товара или стоимости права. Например, если компания продает франшизу за 3 млн, а кто-то использует название без спроса, компенсация может быть 6 млн.

Административная ответственность. Если владелец товарного знака подаст жалобу в ФАС, нарушителя может ждать административная ответственность — штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Такое бывает, если чужое название используется в рекламе. ФАС может оштрафовать компанию на сумму от 2000 до 500 000 ₽.

Уголовная ответственность — лишение свободы. Если сумма ущерба крупная, это может стать уголовным преступлением. На нарушителя могут подать заявление в полицию, которая запустит проверку. Если подтвердится крупный ущерб, нарушителю грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Ущерб для бизнеса. Кроме штрафов и ответственности по закону, еще есть риски для бизнеса.

Допустим, предприниматель открыл пиццерию под чужим названием и в одной концепции оформил коробки для пиццы, сайт, баннеры, маркировку на салфетках.

Если выяснится, что он нарушает чужие права, пиццерию придется переименовать и провести полный ребрендинг.

А еще — донести до покупателей, что компания теперь работает под новым названием и выглядит по-другому, и обосновать это. На это уйдет немало денег, да и репутация пострадает.

Ситуация. ЗАО «Мясная галерея» пожаловалась на пиццерию Testo. Они продавали пиццу под названием «Горячая штучка», а еще рекламировали доставку этой пиццы у себя на сайте.

«Горячая штучка» — это зарегистрированный товарный знак на готовые блюда вроде пельменей и чебуреков. Он принадлежит «Мясной галерее» и известен в России среди покупателей.

Ошибки. Перед тем как пойти в суд, «Мясная галерея» прислала претензию компании, которая владеет пиццерией, — ООО «Хуторок». Претензию проигнорировали.

Результат. Суд удовлетворил иск. ООО «Хуторок» обязали выплатить компенсацию 315 000 ₽, включая судебные издержки, прекратить продавать пиццу с чужим названием и удалить любые ее упоминания с сайта.

Решение по делу № А78-2099/21 от 19.05.2021

Что делать, если пришла претензия о нарушении прав на товарный знак

Если вам пришла претензия о нарушении прав, не стоит ее игнорировать. На практике отправитель почти всегда после отправки претензии готов идти в суд. Поэтому не надо рассчитывать, что о проблеме забудут, лучше сразу обратиться к профильному юристу.

Перед звонком к юристу можно самому проверить, что претензия реальная и имеет смысл. Для этого найдите отправителя и проверьте, зарегистрирован ли на него такой товарный знак. Если все действительно так, как в письме, стоит попытаться вступить в переговоры и снизить размер компенсации.

В ГК РФ теперь указано о праве подать возражения до регистрации товарного знака

Проверить доверенность отправителя

Владелец товарного знака может составить претензию сам, но чаще этим занимаются его юристы. Чтобы юрист имел такие полномочия, на него оформляют доверенность. Это документ, в котором заверено, что владелец знака назначает юриста своим представителем и разрешает ему представлять свои интересы от его лица.

Если претензия о нарушении прав на товарный знак пришла от юриста, к документу должна быть приложена копия доверенности. Изучите копию и проверьте данные доверенности — нужно убедиться, что она подлинная.

Для проверки есть специальный сервис Федеральной нотариальной палаты.

Он бесплатный: заходите на сайт, вводите номер доверенности, дату оформления и имя нотариуса, нажимаете на кнопку и проверяете, не липовый ли документ.

В ГК РФ теперь указано о праве подать возражения до регистрации товарного знака Нужно перепроверить, правильно ли введены данные. Если все ввели верно, но сервис ничего не находит — доверенность ненастоящая

Претензию присылают одним из двух способов: заказным письмом с описью вложения на юридический адрес фирмы или по электронной почте. Это нужно, чтобы потом идти в суд. По правилам к письму должна быть приложена доверенность.

Если доверенности нет или ее не показали, это не значит, что претензии можно не придавать значение и продолжить нарушать. Обратите внимание, что указано в претензии, и уточните, на каком основании юрист вам пишет.

Доверенность могут и не приложить, но это не помешает правообладателю пойти дальше и подать на вас в суд.

Найти товарный знак в базе Роспатента

Дальше нужно посмотреть подробности о товарном знаке: действителен ли он, на какие товары и услуги зарегистрирован. Для этого найдите номер товарного знака в претензии, откройте сайт Росреестра и впишите его в форму.

В ГК РФ теперь указано о праве подать возражения до регистрации товарного знака Введите номер регистрации товарного знака, и в отдельной вкладке браузера откроется свидетельство о регистрации

Проверьте несколько вещей.

Действует ли знак сейчас. Если он истек, нарушения нет. Товарный знак регистрируется на 10 лет, и иногда правообладатель забывает его продлить. Получается, что претензию отправили, не разобравшись в деле.

На какие товары и услуги распространяется. Нужно сравнить товар, на который действует товарный знак, с тем, что продает нарушитель. Бывает, что товарный знак действует на одни товары, а претензию предъявляют на другие. В таком случае нарушения тоже, скорее всего, нет. Товарный знак действует только на конкретные товары и услуги, которые там указаны, или на однородные им.

Кто правообладатель. Бывает, что компания передала права на знак другому бизнесу, а в реестр это не внесла.

Если новый правообладатель заявит о претензии, он не сможет защищать себя в суде — пока что эти права ему не принадлежат.

Понятно, что правообладатели могут быстро заключить договор отчуждения и перенести товарный знак на эту компанию или договориться и переслать претензию от первого владельца. Но все равно лучше проверить.

В ГК РФ теперь указано о праве подать возражения до регистрации товарного знака Когда все проверите сами, нужно обратиться к юристу, чтобы он изучил материалы и рассказал, что будет дальше.

Обратиться к юристу

Юрист будет разбираться в том, что мы описали выше, только уже с точки зрения профильных знаний. Он изучит, есть ли основания, чтобы оспорить саму регистрацию товарного знака. На результатах проверки он в итоге и будет выстраивать вашу защиту.

Выяснит, почему компания, которая получила претензию, вообще решила использовать это название. Может оказаться, что обозначения — это зарегистрированное фирменное наименование юрлица в ЕГРЮЛ: вдруг «нарушитель» зарегистрировал название раньше, чем предъявитель претензии — товарный знак.

Тогда можно пойти в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы подтвердятся, Палата прекратит действие товарного знака в отношении определенных товаров и услуг, и защищать будет нечего.

Иногда бывает так, что у компании еще до регистрации чужого товарного знака появилось право на коммерческое обозначение: фирма использовала название настолько долго и интенсивно, что оно стало известно потребителям. Это придется доказать: например, предъявить договоры с поставщиками, арендодателями и рекламодателями. Тогда чужой товарный знак могут аннулировать.

Проблема в том, что известность бренда — слабый довод, потому что это более субъективное понятие, чем зарегистрированный товарный знак. Это тяжело доказывать, но иногда попытаться все же стоит.

Проверит сходство обозначений, которое использует компания: товара с товарным знаком. Может оказаться так, что эти обозначения между собой не сходны: правообладатель зарегистрировал одно название, а название «нарушителя» другое или сильно отличается. Тогда защита будет строиться на этом.

Читайте также:  За что отбирают машины? 3 возможные причины

Попробует найти другие основания для аннулирования товарного знака. Если на товарном знаке или в его составе есть элемент, который может ввести в заблуждение, его не должны зарегистрировать. Роспатент может сделать это по ошибке, и тогда регистрацию можно оспорить.

Иногда Роспатент регистрирует обозначение, которого пока нет в словарях, но оно уже используется разными предпринимателями для обозначения вида новых товаров. Закон предусматривает несколько оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, и если юрист найдет хотя бы одно, он может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации.

Ситуация. Владелица магазина автозапчастей «Европеец» обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Автоевропеец».

Она ссылалась на известность названия, а для доказательства хватило наружной рекламы, баннеров и листовок, накладных на товар.

Товарный знак аннулировали, но на этом дело не закончилось: бывшая владелица товарного знака пошла в интеллектуальный суд оспаривать возражение.

Ошибки. Аргумент владелицы товарного знака был в том, что у предпринимательницы из магазина запчастей нет исключительного права на коммерческое обозначение: известность — это одно, а сертифицированное право — другое. Суд согласился с этим и признал названия сходными до степени смешения.

Решение. Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным и восстановил товарный знак. Дело вернулось к начальной точке.

Решение суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-81/2017 от 23.05.2017

Попытаться снизить размер компенсации

Юрист построит стратегию дальнейшего спора. Если нарушение действительно есть, задача юриста — снизить компенсацию.

Например, в претензии требуют 3 млн за использование чужого товарного знака на сайте. Вообще за такое нарушение можно требовать от 10 000 ₽ до 5 млн. Какую компенсацию назначить — решает суд. Он изучает материалы дела и назначает ту сумму, которая кажется соразмерной. Часто размер компенсации удается снизить. Еще бывает так. В претензии компания требует определенную сумму: «Заплатите 300 000, иначе через месяц пойдем в суд и взыщем 3 млн». Это неправильно, и если правообладатель так сделает, судья задаст логичный вопрос: «А что изменилось в нарушении и какой вред нанесли вам за этот месяц, что сумма ущерба выросла в 10 раз?» В претензии должны требовать только ту сумму, которую запросят и в суде.

Задача компенсации — не обогатить правообладателя, а восстановить в том финансовом положении, в котором он находился до нарушения. Размер компенсации — это всегда предмет торга, и обычно его уменьшают.

Когда юрист изучит претензию, он подготовит письменное юридическое заключение с описанием рисков, вариантов развития событий, перспектив дела. Или подготовит отзыв на претензию — там он сошлется на все эти обстоятельства, которые нашел.

Дальше есть два варианта развития событий.

Подписать мировое соглашение или пойти в суд

Юрист изучает дело, составляет заключение или отзыв на претензию. Дальше происходит один из вариантов.

С правообладателем завязывается диалог. Стороны обсуждают проблему, и правообладатель приходит к выводу, что тратить деньги на суды и юристов — не то, чем он хотел бы заниматься.

В этом случае стороны начинают торговаться и обсуждать условия мирового соглашения. Обычно это заканчивается тем, что нарушитель обещает прекратить нарушение, то есть не использовать товарный знак, и выплатить компенсацию — о ней тоже договариваются отдельно. Или нарушитель заключает с правообладателем лицензионный договор и начинает платить за использование товарного знака.

Для потенциального нарушителя мировое соглашение — лучший исход события. В большинстве случаев так и бывает: стороны договариваются без суда и никто претензий не имеет.

Правообладатель не соглашается на доводы. Тогда придется идти в суд — все решится там.

Если стороны все-таки не договорились, правообладатель в течение месяца может подать исковое заявление в суд.

Суды по товарным знакам могут затянуться. Они нередко проходят несколько инстанций: арбитражный суд, апелляционный, а если с решением апелляции не согласны — кассация. Кассационный суд может не поставить точку в споре, а вернуть дело на повторный круг, и процесс затянется на год-два.

В итоге суд примет решение: удовлетворить иск, отказать в иске или удовлетворить иск частично. Если суд удовлетворит иск, нарушителю придется заплатить компенсацию и прекратить использовать в своем бизнесе чужое обозначение.

Что делать, если вас опередили с регистрацией товарного знака

Если конкурент зарегистрировал ваш товарный знак (или сходный с ним) до вас и теперь пытается вытеснить ваш товар с рынка, вы можете добиться отмены регистрации его товарного знака. Это можно сделать несколькими способами.

  Чтобы товарный знак, который зарегистрировал конкурент, признали недействительным, можно подать в Роспатент возражение против предоставления ему правовой охраны (на основании статьи 1513.1 Гражданского кодекса). Мотивом для подачи возражения может стать, например, то, что конкурент ввел потребителей в заблуждение относительно производителя товара (статья 1483.3 ГК).

Добиться успеха в этом случае вполне возможно, особенно если у вас уже есть доказательства того, что потребителя ввели в заблуждение — например, если вам поступила жалоба по факту ненадлежащего качества товара, который при проверке оказался чужим. До того, как вы подадите такое возражение, его нужно тщательно продумать: после подачи его уже нельзя дополнять новыми мотивами оспаривания.

Если Роспатент не удовлетворит ваше возражение, оспорить его решение можно в суде по интеллектуальным правам. Федеральный закон «О защите конкуренции» запрещает приобретать и использовать исключительное право средства индивидуализации юридического лица, а также товаров, работ или услуг (статья 14.4).

Поэтому регистрацию торгового знака можно признать недобросовестной конкуренцией и обратиться в Роспатент уже на этом основании. Один способ сделать это — подать заявление в антимонопольный орган.

Антимонопольные органы наделены широкими полномочиями по истребованию доказательств, в частности, они могут по собственной инициативе запрашивать у третьих лиц сведения и пояснения, связанные с обстоятельствами дела, привлекать к участию в деле иных лиц, а также экспертов и переводчиков.

Это связано с тем, что антимонопольное законодательство защищает не интересы конкретного заявителя, а обеспечивает защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков в публичных интересах. Есть мнение, что и нарушители более сговорчивы, предоставляя информацию по запросу ФАС России и его территориальных ведомств.

Однако антимонопольный орган может и отказать в возбуждении дела, например, если не увидит признаков нарушения антимонопольного законодательства. Обжаловать решение антимонопольного органа можно в суде по интеллектуальным правам в течение трех месяцев со дня его принятия.

В случае успеха антимонопольный орган выносит решение и предписание об устранении нарушения и штрафе (для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей). Вам же нужно будет подать в Роспатент уже формальное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку конкурента, приложив к нему решение антимонопольного органа.

Нового разбирательства, было ли нарушение правил о конкуренции, в Роспатенте уже не происходит: он сразу признает товарный знак недействительным. Вы также можете обратиться в Роспатент с решением суда по интеллектуальным правам, который признает регистрацию торгового знака недобросовестной конкуренцией.

Суд решает вопрос о наличии или отсутствии недобросовестности ответчика по отношении к истцу, а также о существовании между ними конкурентных отношений. В отличие от административного процесса, в суде стоит вопрос о защите прав конкретного истца, и именно он должен доказать нарушение его прав ответчиком.

Обычно мы рекомендуем обращаться в суд в случае, когда на руках достаточное количество доказательств нарушения. Суд оказывает некоторое содействие в доказывании по ходатайству сторон, но его полномочия по сравнению с полномочиями антимонопольного органа ограничены, и процесс носит состязательный характер.

То, что судебный процесс ограничен строгими рамками, можно одновременно рассматривать и как плюс этого способа: чем больше регламентации, тем больше предсказуемости. Решение, которое вынесет суд, можно обжаловать в кассационном порядке в президиум того же судебного органа в течение двух месяцев со дня его принятия.

В случае успеха, как и в способе втором, вы подаете в Роспатент формальное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, приложив к нему решение суда.

Еще один вариант — это подать в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании того, что суд признает действия правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

Правда, суд может вынести такое решение только при рассмотрении иного дела, например, если недобросовестный конкурент уже успел обратиться в суд с иском о нарушении прав на его товарный знак.

  • Зарегистрируйте ваш бренд в качестве товарного знака (предварительно проверив его на уникальность). В таком случае Роспатент будет отказывать конкурентам в регистрации сходных товарных знаков.
  • Регистрируйте товарный знак или промышленный образец не только в отношении обозначений, но и в отношении товара, его формы, этикетки, упаковки и отдельных отличительных элементов (например, цветовых решений). Для этого элементы должны быть оригинальны и не обусловлены лишь функциональным назначением.
  • Если сходство обозначений с товарным знаком, который хочет зарегистрировать конкурент, не очевидно, то можно разъяснить их Роспатенту, направив письмо-оппозицию. Это существенно снизит риск недобросовестной регистрации.
  • Если же регистрация все же состоялась — вы можете оспорить ее в Роспатенте не позднее пяти лет с даты регистрации товарного знака. Для обжалования решения Роспатента придется обратиться уже в суд по интеллектуальным правам.
  • Регулярно отслеживайте регистрацию сходных обозначений. Можно обратиться в Федеральный институт промышленной собственности либо воспользоваться одним из онлайн-сервисов, которые занимаются проверкой по базам данных, которые соответствуют реестрам Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
  • Если вы выявили на рынке продукты со сходным обозначением, нужно собрать доказательства: видео- и фотосъемку товаров и ценников, момента оплаты на кассе; сбор чеков, квитанций и других документов, сопоставление наименования фактического продавца с информацией в чеке. Если нарушение происходит онлайн, зафиксируйте содержание интернет-сайта с предложением товаров.
Читайте также:  Участник ООО оспаривал поддельное решение собрания. В суде удалось доказать, что срок давности не истек

Возврат к списку

Для получения доступа к Обзорам судебной практики по налоговым спорам необходимо оформить подписку.

Год

30000 рублей + НДС

Подписаться Я уже подписчик

Необходимо авторизоваться чтобы получить доступ

Авторизоваться

По вопросам подписки обращайтесь, пожалуйста, к Маргарите Завязочниковой E-mail: m.zavyazochnikova@pgplaw.ru Nел. +7 (495) 767 00 07

Наталья Присекина назначена руководителем МКАС при ТПП РФ во Владивостоке

Конституционный Суд РФ принял жалобу, подготовленную специалистами «Пепеляев Гру…

Константин Шарловский принял участие в Партнеринге «Лекарства России – к междисц…

Юристы «Пепеляев Групп» успешно защитили интересы пациентки в суде по делу, связ…

Александр Кузнецов – автор монографии «Реорганизация хозяйственных обществ: граж…

«Пепеляев Групп» усиливает судебную практику в сфере корпоративных споров

«Пепеляев Групп» усиливает свои позиции в области энергетики

Рекомендации от ФПА РФ: как обезопасить себя от действий мошенников, прикрывающи…

О новых правилах рассмотрения споров в роспатенте

Правила касаются споров, которые связаны с предоставлением правовой охраны «регистрируемым» объектам интеллектуальной собственности – изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и товарным знакам

26 августа 2020 г. были опубликованы правила рассмотрения и разрешения споров в Роспатенте в административном порядке1, принятые взамен правил рассмотрения споров в Палате по патентным спорам 2003 г. Новые правила вступили в силу 6 сентября, при этом, как разъяснил Роспатент2, заявки, поданные до этой даты, будут рассматриваться по старым правилам.

Новые правила являются более формальными и закрепляют те моменты, которые ранее регламентировались внутренними документами или просто обычной практикой Роспатента.

Так, например, урегулирован этап формальной проверки документов на соответствие правилам, регламентирован порядок дистанционного взаимодействия с Роспатентом при рассмотрении споров, уточнены сроки и порядок рассмотрения споров непосредственно коллегией Палаты, порядок приостановления рассмотрения спора.

Правила касаются споров, которые связаны с предоставлением правовой охраны «регистрируемым» объектам интеллектуальной собственности (за исключением селекционных достижений). К таким объектам относятся:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • товарные знаки и знаки обслуживания;
  • географические указания и наименования мест происхождения товаров.

Закон устанавливает обязательный досудебный порядок рассмотрения данных споров (п. 2 ст. 1248 ГК РФ).

То есть, прежде чем защищать свои права в суде, следует обратиться в соответствующий орган Роспатента – Палату по патентным спорам.

Например, с возражением в Палату следует обратиться, если Роспатент отказал в выдаче патента на изобретение или, скажем, зарегистрировал товарный знак с нарушением прав третьих лиц.

  • Необходимо подготовить заявление или возражение одного из предусмотренных правилами вида.
  • Возражение или заявление должно содержать номер заявки, патента или свидетельства, в отношении которого оно подается; доводы, на которых возражение или заявление основано; указание на решение, которое должен принять Роспатент по итогам рассмотрения документа; сведения о лице, подающем документ, представителе, плательщике патентной пошлины.
  • К заявлению или возражению должны быть приложены документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, полномочия подписывающего документ лица и уплату патентной пошлины.
  • При необходимости к заявлению прикладываются ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы, ходатайство об участии в заседании коллегии дистанционно, переводы документов на русский язык. По новым правилам переводы должны быть сделаны специалистом-переводчиком с приложением документов, подтверждающих владение соответствующим языком.
  • Возражение или заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы: непосредственно в Роспатент, по почте или в электронной форме.
  • Если документы подаются в бумажной форме, то следует приложить электронную копию всех материалов на материальном носителе.
  • Для подачи документов в электронной форме не требуется усиленная электронная подпись.

Процедура рассмотрения таких споров схожа с судебной процедурой. Основанием для возбуждения дела в Палате является поданное лицом, права которого нарушены, возражение на решение Роспатента или заявление, не связанное с вынесением решения Роспатентом.

Виды возражений и заявлений

Возражение: Заявление:
  • против выдачи патента на полезную модель или
  • против действия на территории РФ евразийского патента;
  • против предоставления правовой охраны промышленному образцу по международной регистрации;
  • против предоставления правовой охраны товарному знаку;
  • против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара или географическому указанию, предоставления исключительного права на такие объекты
  • о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
  • о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака;
  • о прекращении исключительного права, действия свидетельства об исключительном праве на географические указания или наименование места происхождения товара

Если в результате проверки возражения или заявления и поданных с ним документов специалисты Роспатента приходят к выводу, что они соответствуют формальным требованиям, установленным в правилах, то сторонам спора (заявителю, правообладателю спорного объекта интеллектуальной собственности, иным заинтересованным лицам) направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению. Стадия формальной проверки документов ранее не была закреплена в правилах и осуществлялась на основании внутренних регламентов Роспатента.

Споры в Палате рассматриваются коллегиально. В состав коллегии должно входить не менее трех человек.

Заявитель вправе на этапе рассмотрения спора приводить дополнительные доводы. Если возражение подано в отношении решения Роспатента по заявке заявителя на регистрацию, то он вправе подать ходатайство об изменении заявки, если такие изменения допускаются законом и если в результате них будут устранены обстоятельства, послужившие основанием для вынесения соответствующего решения Роспатента.

Другие стороны спора могут представить отзыв на возражение или заявление. Все участники вправе знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства, давать пояснения, делать выписки, снимать копии и осуществлять иные права.

Одно из нововведений: теперь на нормативном уровне закреплена возможность подачи документов в электронном виде и участия в заседании коллегии удаленно с помощью видео-конференц-связи.

Если коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что требования заявителя не подлежат удовлетворению, Роспатент принимает решение об отказе в удовлетворении возражения или заявления.

В этом случае заявитель вправе подать заявление о признании данного решения Роспатента недействительным в Суд по интеллектуальным правам, который рассматривает подобные споры по правилам первой инстанции.

Необходимо учитывать, что обжаловать в суд нужно не изначальное решение Роспатента, а то, что принято на основании заключения коллегии Палаты по патентным спорам.

Если по итогам рассмотрения дела это решение будет признано недействительным, Суд по интеллектуальным правам обяжет Роспатент заново рассмотреть возражение или заявление заявителя в Палате по патентным спорам – с учетом выводов, сделанных судом.

1 Приказ Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30 апреля 2020 г. «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке».

2 Информационное сообщение Роспатента «О разъяснениях по вопросу о применении Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261».

Читайте также:  Как исключить из ООО за махинации

Верховный суд РФ формирует новые подходы к вопросу о злоупотреблении правом на товарный знак

  • За последние годы существенно увеличилось количество дел по искам о защите исключительных прав на товарные знаки, поданных лицами, которые такие товарные знаки регистрируют в больших количествах и не используют их по прямому назначению.
  • Зачастую такие компании ведут свою деятельность по извлечению прибыли путем продажи зарегистрированных товарных знаков, содержащих в качестве охраняемых элементов или состоящих только из громких и привлекательных с коммерческой точки зрения слов (например, ФУТБОЛ, ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ), а также посредством выявления участников гражданского оборота, использующих принадлежащие им товарные знаки или сходные обозначения, и заявления требований о взыскании компенсаций или понуждения к заключению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо возмездных лицензионных договоров.
  • При этом суды, рассматривая такие дела, как правило, применяли формальный подход: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса РФ.

До недавних пор применение судами положений статьи 10 Гражданского Кодекса, которая устанавливает злоупотребление правом как основание для отказа в иске, а тем более прямое применение положений статьи 10bis Парижской Конвенции (1883 г.) было большой редкостью.

В последнее время известность в качестве таких компаний-правообладателей приобрели ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии».

На имя этих компаний зарегистрировано в общей сложности несколько тысяч товарных знаков в отношении самых разных товаров и услуг. Принадлежащие им товарные знаки представляют в большинстве своем популярные, общеупотребимые и «привлекательные» словесные или комбинированные обозначения.

Помимо этого, указанным компаниям принадлежит огромное количество доменных имен, также не являющихся фантазийными обозначениями.

ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии» являлись истцами в большом количестве дел, связанных с взысканием компенсаций за незаконное использование принадлежащих им товарных знаков третьими лицами.

По ряду дел между истцами и ответчиками были заключены мировые соглашения с условием последующего отчуждения спорных знаков, в то время как в некоторых делах суды удовлетворили требования о взыскании компенсации.

Проблема заключалась в том, что суды формально подходили к рассмотрению дел и установив сходство между зарегистрированным товарным знаком и фактически используемым обозначением, а также однородность товаров, не находили оснований для отказа в исках.

Переломный момент в судебной практике наступил, когда указанные компании обратились с исковыми заявлениями к одному из крупнейших отечественных производителей мороженного — ОАО «Белгородский хладокомбинат», а также к крупнейшему иностранному производителю конфетной продукции компании «Перфетти Ван Мелле», интересы которого представляли юристы «Городисский и Партнеры». Правообладатели ссылались на незаконное использование производителем обозначений «АФРОДИТА», «Птичка», «Ноктюрн», «Праздничное», «ФУТБОЛ», представляющих собой зарегистрированные товарные знаки, и требовали прекращения допущенного нарушения и выплаты денежной компенсации.

Рассмотрев дела № № А08-8801/2013, А08-8802/2013, А14-10317/2014, А14-10319/2014, А14-10320/2014 по существу, арбитражные суды вынесли неожиданные решения, отказав правообладателям в удовлетворении их требований, сославшись, помимо прочего, на статью 10 Гражданского Кодекса РФ.

Суды, фактически процитировав п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.

2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указали на то, что лицу может быть отказано в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Указанные решения были оставлены без изменения судом апелляционной инстанции.

При этом в ходе рассмотрения одного из дел судом апелляционной инстанции правообладателям было предложено представить письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорных товарных знаков и причин их неиспользования правообладателем с даты регистрации — то есть в течение более 18 лет! Никаких пояснений истцами представлено не было.

Правообладатели не согласились с вынесенными решениями и подали соответствующие кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах правообладателей, повторяли положения «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2, согласно которой установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Само по себе неиспользование товарного знака правообладателем, в том числе осуществляющим действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. При этом, по мнению правообладателей, в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении истца причинить вред ответчику при регистрации товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам неожиданно прислушался к доводам правообладателей и указал на то, что в целях установления факта злоупотребления истцами своими правами нижестоящим судам следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования. Поскольку в решениях судов отсутствуют выводы о том, имели ли правообладатели «реальное намерение использования спорных знаков», указанные дела следует направить на новое рассмотрение для уточнения данных вопросов.

Постановления Суда по интеллектуальным правам во многом являлись парадоксальными и оставили открытым вопрос о том, какие именно доказательства должны быть представлены в материалы дела, чтобы суд смог установить цель регистрации товарных знаков, которая состоялась более 18 лет назад.

При этом очевидно, что такой подход предполагал бы необходимость доказывания «отрицательных фактов» ответчиками в случае их ссылки на отсутствие цели законного использования товарных знаков при их регистрации истцами.

Истцы же, в свою очередь, также не смогли бы представить доказательств реального намерения использовать спорные знаки по причине отсутствия таких доказательств.

ОАО «Белгородский хладокомбинат» обжаловал постановления Суда по интеллектуальным правам в Верховный суд РФ, который рассмотрел жалобу и, фактически, сформировал свою позицию по данной категории споров.

Определениями № 310-ЭС15-2555 от 23.07.2015 и № 310-ЭС15-12683 от 20.01.

2016 Верховный суд РФ отменил Постановления Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.

В указанных Определениях Верховный суд РФ указал на следующее:

  1. Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.
  2. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).
  3. С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

При этом Верховный суд РФ счел доказанным тот факт, что спорные товарные знаки не использовались правообладателями с даты их регистрации, а сами правообладатели никогда не являлись ни производителями мороженого, ни лицами, осуществляющими его оборот.

Данные выводы также подтверждаются судебными актами Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которыми правовая охрана товарных знаков была досрочно прекращена в связи с тем, что правообладатели не представили доказательств их использования.

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия Верховного суда РФ определила, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали истцу в судебной защите.

Данный подход Верховного суда РФ полностью подтвердил правовую позицию компании «Перфетти Ван Мелле» в делах, которые рассматривались в то же время, что позволило успешно защитить права компании от требований недобросовестного правообладателя товарного знака «ФУТБОЛ».

Выводы, сделанные Верховным судом РФ, несомненно, смогут позитивно повлиять на судебную практику по аналогичным делам и пресечь незаконную деятельность компаний, аккумулирующих товарные знаки без реальной цели их использования.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *