Условие о выплате в лицензионном договоре

Шаблоны и формы

Сублицензионный договор — это соглашение, по которому передаются права на использование результата интеллектуальной деятельности за установленную плату. Является второстепенным по отношению к лицензионному соглашению.

20 июля 2021 Мичиганин Олег

Сублицензионное соглашение является производным от лицензионного договора. В части, не противоречащей ст. 1238, применяются общие нормы для лицензионных сделок. Это указывает на второстепенность и зависимость сублицензирования.

Статья 1238 ГК РФ устанавливает, что сублицензиар и сублицензиат — это участники правоотношений. Первый одновременно выступает стороной по двум сделкам, регулирующим схожий предмет, он чаще именуется как лицензиат.

Второй не взаимодействует с первоначальным лицензиаром и отвечает за соблюдение условий только перед сублицензиаром.

Сделка имеет юридическую силу в случае получения предварительного согласия лицензиара (сублицензия). Гражданский кодекс не раскрывает понятие сублицензия, что это означает устанавливаем путем анализа ст. 1238 ГК РФ.

Это согласие, выраженное в тексте договора или дополнительного соглашения. Пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 устанавливает, что согласие предоставляется на полное или отдельные способы использования.

Лицензиар указывает об этом в договоре или дополнительном соглашении.

Регулирование осуществляется общими нормами о лицензировании. Статья 1238 косвенно раскрывает, как называются стороны в сублицензионном договоре — сублицензиар (лицензиат) и сублицензиат.

Первый предоставляет права на использование, второй принимает и вносит согласованную плату. Анализ норм права позволяется выделить отличия лицензионного и сублицензионного договора.

Рассмотрим это на примере таблицы:

Категория разграничения Лицензионный Сублицензионный
Лицо, передающее право Правообладатель объекта Использует на основании договора
Правовая природа Первоначальная сделка, устанавливающая предмет Не существует без лицензионного соглашения
Субъектный состав Лицензиат и лицензиар Лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат
Предварительное согласие Не требуется Указывается в первоначальном соглашении или оформляется дополнительным соглашением
Объем передаваемых прав Огранивается нормами, установленными законодательством Ограничивается условиями первоначального соглашения
Ответственность по общим основаниям Возложена на лицензиата Возложена на лицензиата (сублицензиара) за действия сублицензиата

Гражданский кодекс устанавливает, по какой статье сублицензионные договоры регулируются, — помимо ст. 1238 применяются статьи 1235 – 1237. Нормы права раскрывают виды, порядок исполнения, порядок отказа при существенном нарушении условий.

Кому его выгодно заключать

В случае если требует разовое использование права и ограниченная область применения, выгодно оформлять правоотношения через сублицензирование. Это уменьшает количество обязанностей и размер вносимой платы. Потребность заключить сублицензионный договор на передачу неисключительных прав ставится в зависимость от цели использования. На основании этого выделим следующие виды сделок:

  • авторские и лицензионные;
  • использование программного обеспечения;
  • использование фонограмм;
  • передача прав на товарный знак.

Учитывая эти виды, рассмотрим необходимость заключения соглашения в сфере программного обеспечения.

Например, сублицензионный договор на программное обеспечение — это соглашение, по которому лицензиат передает сублицензиату права на использование ПО в пределах первоначальных условий.

Необходимость такого оформления вызывается большим функционалом программы и сферами ее применения. Для использования в отдельной области на краткосрочное время выгодно получать права на основе сублицензирования.

Как составить сублицензионный договор

Обязательной формы документа на законодательном уровне не установлено. Для сделок такого типа применима письменная форма. Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 несоблюдение письменной формы влечет ничтожность. На практике сублицензионное соглашение имеет стандартную структуру. Рассмотрим, какие условия оно включает:

  1. Вводная часть (место заключения, дата, номер; наименование сторон с указанием идентификационных данных).
  2. Предмет (передаваемые права, реквизиты свидетельства о регистрации, основание владения, срок действия).
  3. Права и обязанности (предоставление прав и оплата).
  4. Претензионный порядок и ответственность (сроки рассмотрения обращений, порядок ответа, места рассмотрения дела в суде в случае возникновения спора).
  5. Конфиденциальность (срок неразглашения информации; определение объема данных, относящихся к конфиденциальным).
  6. Заключительные положения (срок действия документа, количество экземпляров, перечень прилагаемых к сделке документов — например, копия первоначального соглашения).
  7. Адрес и реквизиты сторон (наименование, ИНН, ОГРН, данные документа, удостоверяющего личность; подписи сторон или полномочных представителей с указанием основания).

Условие о выплате в лицензионном договоре Условие о выплате в лицензионном договоре Условие о выплате в лицензионном договоре

Уделите внимание описанию предмета сделки. Опишите объект интеллектуальной собственности с указанием реквизитов документа, подтверждающего на него право.

Соглашение стороны сублицензионного договора по ГК РФ составляют в форме единого документа. Его подписывают все участники сделки.

Укажите ссылку на первоначальное соглашение, по которому лицензиар предоставил лицензиату возможность использования.

Если сделка заключается для использования товарного знака, указывается перечень товаров, в отношении которых предполагается использование. Такой список ограничивается условиями первоначальной сделки.

Другие статьи автора на gosuchetnik.ru Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ
Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ

Лицензионный договор (неисключительная лицензия)

Договор неисключительной (простой) лицензии заключается, если передаётся в пользование результат интеллектуальной деятельности (программа ЭВМ, изображение, фотография и др.), и автор (правообладатель) оставляет за собой предоставлять лицензию и иным лицами.

То есть Лицензиар (тот, кто предоставляет лицензию) может заключать другие лицензионные договоры на этот же объект интеллектуальной деятельности с третьими лицами о том же способе использования в отношении той же территории, которые предусмотрены в договоре неисключительной лицензии.

Лицензиар также вправе сам осуществлять исключительное право на этот же результат интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе путем его использования теми же способами и на той же территории, что и лицензиат.

Здесь необходимо указать место и дату заключения соглашения, и реквизиты сторон. Сторонами в данном случае будут выступать:

  • Лицензиар — лицо, предоставляющее другому лицу право на использование объекта лицензии.
  • Лицензиат — лицо, приобретающее у собственника (лицензиара) право использования результата интеллектуальной деятельности.

При этом сторонами могут выступать как физические лица, так и субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

К существенным условиям лицензионного договора можно отнести условия о предмете договора.

Предмет договора — это описание объекта интеллектуальной собственности.

Укажите название РИД и его основные характеристики: жанр, тематика, исключительные особенности произведения, язык программирования и функционал программы, особенности построения и назначения базы данных, и иные сведения, позволяющие идентифицировать результат интеллектуальной деятельности. Если права на предмет зарегистрированы в Роспатенте, то укажите данные свидетельства о регистрации результата интеллектуальной деятельности.

По закону лицензионный договор признается заключенным на условиях простой (неисключительной) лицензии, если иное не предусмотрено условиями договора. Но мы в любом случае рекомендуем в самом тексте договора упомянуть о том, что лицензия является неисключительной, чтобы между сторонами не возникало противоречий.

Ещё одно обязательное условие, которое нужно прописать в тексте соглашения — это способы использования объекта.

Способах использования РИД определяют конкретные правомочия Лицензиата по использованию объекта. Например, могут быть указаны такие права:

  • Воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра результата интеллектуальной деятельности или его части в любой материальной форме.
  • Распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.
  • Публичный показ, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир.
  • Право на внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования, усовершенствования и модификации и другие
  • Использовать результат интеллектуальной деятельности можно только теми способами, которые указаны в договоре.
  • В договоре можно обозначить территорию использования прав, если территория в договоре не указана, Лицензиат вправе осуществлять использование РИД на всей территории Российской Федерации.
  • Укажите в этом разделе на какой срок Лицензиар предоставляет права на использование объекта интеллектуальной деятельности.

Также можно прописать в соглашении обязанность Лицензиата предоставлять отчёты об использовании РИД ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или в иной срок. Или можно указать, что отчёты предоставляются по требованию Лицензиара.

Исключительная лицензия обычно предполагается возмездной, поэтому определите в договоре размер вознаграждения, который может определяться следующими способами:

  • в виде разового платежа с фиксированной суммой;
  • в виде периодических платежей с фиксированной суммой;
  • в виде процентов от дохода лицензиата.

Обязательно пропишите срок, в течение которого должно быть выплачено вознаграждение. Можно также указать способ выплаты: обычно это происходит путём перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

В этом разделе можно прописать, что ответственность сторон предусмотрено законодательством РФ и соответственно её размеры определяются по правилам ГК РФ. Но также стороны могут согласовать в договоре иной размер неустойки и порядок её исчисления.

Он обычно определяется в виде процента о суммы вознаграждения за каждый день просрочки. Но не рекомендуем указывать в договоре слишком большой процент, т.к. суд вправе уменьшить подлежащую уплате неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Также одно из последствий нарушений обязательств сторон является расторжение договора в одностороннем порядке.

Лицензионные договоры в медицинской деятельности

В статье адвоката Ольги Зиновьевой анализируются виды лицензионных договоров, применяемых при организации медицинской деятельности, в том числе договор франчайзинга 

Читайте также:  Уточнение исковых требований в гражданском и арбитражном процессе: как составить ходатайство в суд на изменение и дополнение заявления по ГПК и АПК РФ, его образец

В медицинской деятельности лицензионные договоры занимают важнейшее место, так как они являются не только вспомогательными договорами, организующими медицинскую деятельность, но зачастую только наличие такого договора является условием её осуществления.

Характеристику объектов договоров на передачу исключительных прав можно найти в отраслевых нормативных актах и специальной литературе. Отметим лишь, что действующее законодательство определяет и регулирует значительное число объектов интеллектуальной собственности, по поводу использования которых могут быть заключён лицензионный договор.

К ним относятся: ИЗОБРЕТЕНИЯ. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно обладает признаком новизны, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Объектами изобретений могут являться устройства (конструкции и изделия), способы (процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов), вещества (искусственно созданные материальные образования, являющиеся совокупностью взаимосвязанных элементов), штаммы микроорганизма, культуры клеток растений и животных (совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующиеся одинаковыми устойчивыми признаками), а также применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению; ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ. В качестве полезной модели охраняются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Требования, предъявляемые к полезным моделям — новизна и промышленная применимость.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ. Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Признаками промышленного образца являются новизна, промышленная применимость и оригинальность решения. 

  • Существует несколько видов лицензионных договоров при осуществлении медицинской деятельности.
  • В зависимости от предмета лицензионного договора различают лицензионные договоры на передачу прав на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, которые, в свою очередь, в зависимости от объёма передаваемых прав, подразделяются на договоры о передаче исключительной лицензии и о передаче простой (неисключительной) лицензии.
  • Отдельно выделяются договоры на передачу прав на товарный знак и знак обслуживания, а также договоры коммерческой концессии.
  • Лицензионный договор представляет собой выдачу лицом, обладающим исключительными (монопольными) правами на запатентованный объект, разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности другим лицам.
  • По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности другому лицу (лицензиату) в объёме, предусмотренном договором, а лицензиат обязуется уплачивать лицензиару предусмотренные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
  • По договору простой (неисключительной) лицензии лицензиар, предоставляя право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждённые патентом, в том числе на предоставление лицензий третьим лицам.
  • По договору исключительной лицензии лицензиату передаётся исключительное (монопольное) право на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, определённых договором; при этом у лицензиара сохраняется право на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Важным отличием лицензионных договоров является ряд существенных условий, обязательно требующих отражения в договоре и обусловленных спецификой предмета и объекта договора. Это, во-первых, срок лицензии, который не может превышать срока действия самого патента.

Во-вторых, это территория действия лицензии, так как в праве интеллектуальной собственности действует территориальный принцип действия патентных прав.

Третьим условием, которому при составлении договора должно быть уделено важнейшее внимание, является условие об объёме передаваемых прав.

Обусловлено это тем, что лицензия может быть выдана не только на все без исключения способы использования объекта договора, но и на некоторые их них. При этом действия лицензиата, не предусмотренные прямо лицензионным договором, являются нарушением патентных прав лицензиара.

Существенным условием лицензионного договора является условие о выплате вознаграждения лицензиару. Размер вознаграждения, согласно общим принципам действующего гражданского законодательства (ст.ст.

421, 424 ГК РФ, в частности), определяется сторонами самостоятельно.

В лицензионных договорах различают две формы платежей — паушальный сбор (поэтапная или единовременная выплата заранее оговорённой денежной суммы) и платежи роялти (текущие отчисления в процентном отношении к цене реализации запатентованного продукта).

Кроме того, лицензионный договор, как правило, содержит гарантию лицензиара о том, что на момент вступления в силу лицензионного договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением лицензии. Кроме такой декларации уместно включать в лицензионный договор условие об ответственности лицензиара при нарушении такой гарантии.

  1. Помимо законодательных требований к заключению и содержанию лицензионного договора, существует методология его составления как совокупность приёмов формулирования условий, включения в договор того или иного условия, обусловленного иным условием или, напротив, обусловливающего его.
  2. На основании существующей методологии можно дать ряд рекомендаций о тех условиях лицензионного договора, которые должны найти в нём обязательное отражение.
  3. Во-первых, это обязанность обеих сторон договора незамедлительно информировать друг друга обо всех производимых ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов и продукции по лицензии, а также о предложении в первую очередь друг другу всех указанных усовершенствований и улучшений; при этом условия передачи таких улучшений либо должны быть предусмотрены в самом лицензионном договоре, либо являться предметом отдельного соглашения.
  4. Кроме того, в договоре должно быть оговорено, какая из сторон выполняет обязательства по поддержанию патента в силе (поскольку действующим законодательством предусмотрена обязательная уплата патентовладельцем ежегодных пошлин за поддержание патента в силе), кто именно осуществляет защиту интересов лицензиата в случае неправомерного использования разработки третьими лицами.
  5. Уместно также включить в договор условие об обязательном информировании друг друга в случае противоправного использования разработки, а также обо всех претензиях третьих лиц.
  6. Поскольку чаще всего предметом лицензионного договора является передача прав на технически сложный объект, то в условиях договора должно быть отражено оказание лицензиаром технической помощи лицензиату в освоении производства продукции по лицензии (если производство является целью лицензионного договора и соответствующим образом оговорено в договоре).
  7. Если в качестве формы платежей избраны платежи роялти, то в разделе о порядке платежей уместно подробно разработать и зафиксировать правила отчётности лицензиата и принятия отчётов лицензиаром.

В лицензионном договоре могут предусматриваться иные разнообразные условия, о которых сторонами будет достигнуто соглашение, включая требование о соблюдении конфиденциальности предмета и условий договора, рекламе продукции по лицензии и т.п.

Отличием лицензионного договора от целого ряда иных договоров, оформляющих или обеспечивающих медицинскую деятельность, является требование о его государственной регистрации как основание действительности договора.

Государственная регистрация осуществляется в Патентном Ведомстве РФ (Роспатенте).

Заявление о государственной регистрации договора подаётся в Отдел лицензий и договорных отношений Роспатента, к нему прилагается выписка из договора, заверенная в порядке, установленном в стране его заключения, которая содержит предмет договора (вид лицензии и объём передаваемых прав), срок и территорию действия договора, указание сторон, их юридических адресов, номер патента и дата приоритета. За регистрацию лицензионного договора взимается государственная пошлина. Сведения о регистрации лицензионного договора вносятся в государственный реестр и публикуются.

Одним из самых распространённых видов договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности в медицине являются договоры о передаче прав на товарный знак и знак обслуживания.

В сущности, поскольку основным видом деятельности субъектов рынка медицинских услуг является всё-таки производство и оказание услуги, уместнее, применительно к медицинским учреждениям, предприятиям, организациям, частнопрактикующим врачам, говорить именно о знаке обслуживания.

Наиболее распространёнными товарными знаками в сфере медицины и фармации являются товарные знаки — названия фармацевтических препаратов.

Товарным знаком и знаком обслуживания называются обозначения, способные отличать услуги одних юридических лиц от однородных услуг других юридических лиц. Необходимыми условиями правовой охраны являются: условное обозначение товарного знака и знака обслуживания в виде символа, его новизна, государственная регистрация товарного знака и знака обслуживания в Патентном Ведомстве.

Различают несколько видов товарных знаков и знаков обслуживания: словесные, изобразительные, объёмные, комбинированные.

Владелец товарного знака и знака обслуживания обладает исключительным правом на его использования, включая право на распоряжение товарным знаком (знаком обслуживания) по своему усмотрению.

Читайте также:  Выплаты детям, если прожиточный минимум выше дохода семьи: какую помощь можно получить на ребенка до 3 лет в 2021 году и другие виды

Наиболее распространённой формой распоряжения товарным знаком (знаком обслуживания) является предоставление права на использование товарного знака (знака обслуживания) другому лицу по лицензионному договору.

Требования к лицензионным договорам о передаче права на использование товарного знака (знака обслуживания) сходны с требованиями к условиям лицензионных договоров о передаче прав на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Условия лицензионного договора определяются самими сторонами за исключением двух обязательных условий, содержащихся в законодательстве: лицензионный договор должен предусматривать, что качество товаров (услуг) лицензиата будет не ниже качества товаров (услуг) лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Такие требования являются гарантией для потребителя, ориентирующегося на уже известный товарный знак (знак обслуживания) при выборе товара (услуги). Если маркируемые товары (услуги) будут худшего качества, лицензиар не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара или услуги переданным по договору знаком.

Лицензионный договор о передаче права на товарный знак (знак обслуживания) требует прохождения государственной регистрации в том же порядке, что и иные лицензионные договоры.

Особо следует выделить такую форму передачи права на использование объекта интеллектуальной собственности как договор коммерческой концессии (франчайзинга).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) предоставляет другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, включая права на фирменное наименование, коммерческой обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию и на иные предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т. п. Отличие договора коммерческой концессии от лицензионного договора состоит в том, что, во-первых, договор франчайзинга предусматривает использование комплекса исключительных прав, во-вторых, помимо исключительных прав, пользователь использует деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя в определённом договором объёме.

Правообладатель по договору франчайзинга обязуется передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления переданных ему по договору прав, выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, а также, если договором не установлено иное, оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников, контролировать качество товаров (услуг), производимых (оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии. Пользователь, в свою очередь, обязуется использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование правообладателя указанным в договоре образом, обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров (услуг) правообладателя, соблюдать инструкции и указания правообладателя, не разглашать секреты производства правообладателя и иную полученную от него конфиденциальную информацию, информировать заказчиков (покупателей) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, иное средство индивидуализации в силу договора франчайзинга.

Договор франчайзинга носит возмездный (платный) характер, при этом вознаграждение может выплачиваться в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Законодатель требует письменного оформления договора франчайзинга и его обязательной государственной регистрации органом осуществившим регистрацию юридического лица или предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Если предметом договора коммерческой концессии является передача права на использование объекта, охраняемого патентным законодательством, то такой договор подлежит государственной регистрации также и Патентным ведомством (Роспатентом).

Если договором не предусмотрено иное, обязанность осуществить государственную регистрацию лежит на правообладателе.

Договор об отчуждении прав: Все, что нужно знать — RTM Group

Интеллектуальная собственность является очень интересным явлением с точки зрения закона.

Во-первых, все охраняемые объекты перечислены в соответствующей статье Гражданского кодекса (то есть не всякий результат умственного труда автоматически признается интеллектуальной собственностью в России, в частности, открытия).

Во-вторых, она нематериальна, но воплощается через материальные вещи. В-третьих, она принадлежит одному лицу, иногда — совместно нескольким лицам, которые любым способом могут использовать эту собственность и распоряжаться ею.

При этом всем остальным субъектам по умолчанию запрещено использовать объекты чужой интеллектуальной собственности (ОИС) без специального на то разрешения.

То есть обладатель совокупности прав имущественного характера на интеллектуальную собственность может «поделиться» своими исключительными правомочиями.

Правда, делает он это не в рамках стандартной купли-продажи, а с помощью специальной договорной конструкции, предусмотренной частью 4 ГК РФ. Речь идет о договоре об отчуждении исключительных прав.

В этой статье разбираемся, как правильно заключить данное соглашение, какие нюансы нужно учесть и с какими проблемами можно столкнуться в рамках оформления сделки.

Понятие договора об отчуждении исключительных прав

Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.

  1. По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
  2. Права может передать только их правообладатель.
  3. Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации.

Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.

Важно!

Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.

Содержание договора об отчуждении исключительных прав

Для признания договора заключенным, а значит — действующим и влекущим определенные правовые последствия для сторон и третьих лиц, важно согласовать в нем существенные условия. Для рассматриваемого соглашения таковыми являются:

  • предмет;
  • цена за отчуждаемые права или порядок ее определения.

Важно!

Также из Гражданского кодекса следует, что существенным является то условие сделки, по которому важно достигнуть соглашение. К примеру, если стороны напишут в документе: «условия об ответственности сторон будут сформулированы в дополнительном соглашении» и не заключат его, то суд может признать сделку об отчуждении ИП незаключенной только на этом основании.

Предмет

Предмет — это то, по поводу чего заключается сделка. В договоре отчуждения исключительных прав таким предметом являются имущественные права на интеллектуальную собственность.

Так как в рамках этого соглашения переходят все правомочия на объекты интеллектуальной собственности, то их перечислять необязательно. Наоборот, если попытаться их перечислить, это могут принять за ограничение объема исключительных прав и переквалифицировать договор в лицензионный.

Просто укажите, что передаются все права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Важнее определить тот объект, исключительных прав на который передаются. Следует подробно описать:

  • его наименование;
  • характеристики;
  • информацию о полных реквизитах документов на объекты интеллектуальной собственности, если этот объект подлежит госрегистрации (к примеру, данные свидетельства о регистрации товарного знака).

Так, предметом рассматриваемого соглашения могут быть права на следующие объекты интеллектуальной собственности:

  • коммерческие обозначения, знаки обслуживания, а также товарные знаки (ТЗ);
  • произведения и изобретения;
  • базы данных и ноу-хау;
  • другое.

Дополнительная информация

Полный список объектов интеллектуальной собственности см. в ст. 1225 ГК РФ. Правда, права на фирменное наименование и название места происхождения продукции (НМПТ) неотчуждаемы. Их нельзя использовать в качестве предмета сделки по передаче имущественных прав.

Вознаграждение

Еще одно условие, признаваемое существенным для соглашения по отчуждению результатов интеллектуального труда и средств индивидуализации (только для случаев, когда сделка является возмездной) — цена или порядок ее определения. В рамках регулирования объектов интеллектуальной собственности законодатель использует термин «вознаграждение».

Важно!

Участники отношений по отчуждению прав на объекты интеллектуальной собственности сами решают, является ли договор возмездным или нет. Однако действует презумпция, что сделка возмездная, пока в договоре не указано обратное.

Читайте также:  Как удалось защитить компанию от захвата

Это означает, что, если в соглашении не будет пункта о том, что отношения имеют безвозмездный характер, и при этом условие о цене не будет согласовано, сделку признают незаключенной.

При этом по общему правилу коммерческие структуры не могут безвозмездно передавать друг другу исключительные права.

Вознаграждение допускается фиксировать в виде конкретной стоимости либо указывать порядок ее определения. Также можно указать способ выплаты денежных средств:

  • разовый платеж;
  • периодические платежи;
  • роялти — процент от прибыли, получаемой новым владельцем от использования прав на ОИС;
  • сочетание из нескольких способов.

Иные условия, которые следует согласовать при отчуждении исключительного права

Остальные условия сделки по отчуждению исключительных прав не существенны. Отсутствие этих пунктов в договоре не повлечет признания соглашения незаключенным. Но такие «облегченные» версии договоров имеют иные не менее значимые последствия в виде различных правовых и материальных рисков. Настоятельно рекомендуем согласовать в договоре следующие условия:

  1. Срок и момент выполнения обязательства о выплате вознаграждения.
  2. Предельный срок передачи материальных объектов, которые связаны с переходом правомочий на объекты интеллектуальной собственности. К примеру, на документацию по товарному знаку, руководство по эксплуатации базы данных и т.п.
  3. Санкции для участников отношений в случае просрочки исполнения обязательств.
  4. Возможность отказа стороны от договора. Для правообладателя право на односторонний отказ предусмотрено самим ГК РФ. Для приобретателя — нет. А это может оказаться важным в случаях, когда правообладатель не передал материальные объекты, связанные с объектом интеллектуальной собственности. В отсутствие такой передачи приобретатель не сможет в полной мере извлекать выгоду от владения объектом интеллектуальной собственности.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на произведение

При передаче прав на такой объект интеллектуальной собственности, как произведение, следует учитывать ряд нюансов, которые нужно отразить в содержании договора.

Во-первых, произведение — это объект, авторские права на который возникают у автора по факту создания. В отличие от исключительных прав их передать никому нельзя, они сохраняются за автором навсегда.

Во-вторых, договор об отчуждении исключительного права также не может ограничивать права автора на:

  • создание похожих произведений (по такой же теме, такого же жанра и т.п.);
  • отзыв — право отказаться от обнародования произведения.

Правда, если автор воспользуется своим правом отзыва, он должен будет возместить приобретателю имущественных прав на произведение все убытки.

В-третьих, использование исключительных прав на произведение практически всегда связано с необходимостью обладания его материальным носителем (печатный текст литературного произведения, файл с фотоснимком и т.д.).

В договоре о продаже исключительного права на произведение важно не только указать обязанность передать материальный носитель, но также определить порядок такой передачи и срок.

Обычно исполнение этой обязанности сопровождается подписанием акта приемки.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак

В рамках распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации чаще всего передают права на товарный знак (ТЗ). Для текста соглашения о передаче исключительного права на ТЗ есть также свои нюансы, которые оговариваются в ст. 1488 ГК РФ.

  1. Товарный знак регистрируют для использования на конкретных товарах и услугах в соответствии с классами МКТУ. Поэтому при передаче прав на данное средство индивидуализации следует указать, в отношении какой продукции они передаются.
  2. Нельзя передавать исключительное право на товарный знак, если вследствие этой передачи потребители могут быть введены в заблуждение относительно продукции или ее изготовителя.
  3. Иногда товарный знак может включать в себя другие охраняемые объекты интеллектуальной собственности, к примеру, название места происхождения продукции. В таком случае правообладатель сможет передать права на товарный знак, только если он имеет всю совокупность прав и на другие объекты тоже.

Важно!

Каждая ситуация — уникальна и требует индивидуального правового регулирования.

Можно знакомиться с содержанием «чужих» договоров об отчуждении исключительного права, но не стоит использовать их для оформления отношений между другими лицами, даже если случаи очень похожи.

Самый лучший вариант — обратиться за помощью к профессиональным юристам, которые проведут полный правовой анализ данной конкретной ситуации и составят соглашение, максимально соответствующее интересам заказчика услуги.

Форма договора

Для заключения договора о полной передаче исключительных прав важно не только содержание, но и соблюдение определенной формы.

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности отчуждаются только письменно.

Отсутствие письменной формы влечет недействительность соглашения со всеми вытекающими из того последствиями — возврат сторон в положение, которое существовало до совершения сделки (в лучшем случае).

Если по договору отчуждаются права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые подлежат госрегистрации, переход исключительного права по договору также будет необходимо зарегистрировать. Так, регистрация перехода исключительных прав необходима, когда предметом сделки являются права на изобретения, достижения селекции, товарные знаки, образцы промышленности и полезные модели.

Важно!

Базы данных, равно как и программы для ЭВМ, могут быть запатентованы по желанию их владельцев. Если права на эти объекты интеллектуальной собственности были зарегистрированы, то и переход прав нужно узаконить процедурой регистрации.

Порядок регистрации и причины отказа в регистрации

Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.

Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).

Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав

При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:

  • состояние интеллектуальной собственности;
  • наличие полномочий правообладателя у контрагента.

Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.

Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки.

Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица.

Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.

Важно!

Если окажется, что

  • правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
  • приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

Нужна консультация юриста?

Помощь юриста в сопровождении сделки по передаче исключительных прав

Соглашение об отчуждении исключительных прав— сложная правовая конструкция. Его согласование, оформление и заключение имеет множество правовых нюансов с далеко идущими последствиями.

Если вы не готовы рисковать, воспользуйтесь профессиональной поддержкой юристов компании RTM Group.

Наши эксперты проведут всесторонний правовой анализ ситуации и разработают текст договора, который будет соответствовать требованиям закона и максимально защищать ваши интересы.

RTM Group специализируется на предоставлении правовой помощи в области защиты интеллектуальной собственности. Доверив разработку договора на отчуждение исключительных прав нам, вы можете быть уверены, что ваша сделка пройдет без эксцессов.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *